来源：中国对外贸易杂志

　　涉外定牌加工一直是我国商标侵权问题中的争议焦点和热点，本文将围绕最高法2019年HONDA案再审判决，对比最高法的观点变化，分析该判决对各级法院审理此类案件的影响，并以此为依据，结合在先案例，为涉外定牌加工行业的相关方提供一些建议。

　　涉外定牌加工的定义以及侵权成因

　　涉外定牌加工，通常是指国内加工企业接受境外商标权利人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人，定牌加工的商品不在境内销售的一种国际贸易形式。

　　在涉外定牌加工中，由于没有在中国境内销售产品的意图，境外委托方往往会忽视在中国注册商标的必要性，如果恰巧其他主体在国内相同或类似商品上注册了相同或近似商标，便可能引发涉外定牌加工中最常见的侵权纠纷，即国内加工方在生产定牌加工产品过程中，贴附境外委托人提供的境外注册商标时，是否侵犯国内商标注册人的商标权。本文提及的侵权纠纷均为此类。

　　最高法在涉外定牌加工行为是否侵犯国内商标权问题上的观点变化

　　2015年以来，最高法在该问题上的观点历经“不侵权”到“尽到合理注意义务后的不侵权”，再到“侵权”。代表案例和具体判决理由如下：

　　从表1可以看出，最高法在HONDA案中对涉外定牌加工中商标使用行为的本质进行了新的定义，完全推翻日渐稳定的“不侵权”的观点。

　　HONDA案再审判决对各级法院审理涉外定牌加工案件的影响

　　HONDA案的侵权判决似乎没有留出对该类案件进行不侵权抗辩的余地，但笔者认为各级法院还是会遵循具体案件具体分析的原则。一方面，2015年PRETUL案“不侵权”再审判决做出后，此类案件并未被固化为不侵权，而是一直遵守个案审理原则。另一方面，笔者检索到在HONDA案再审判决后辽宁省大连市中院、江苏省高院等各级法院做出的相关判决中，被诉行为被明确认定为涉外定牌加工并进行判决的案件共6件，其中4件被判不侵权，判决理由不尽相同，包括商标不构成近似、不在我国境内销售不会造成混淆等等；剩余两件被判侵权，理由与HONDA案再审判决理由基本相同。由此可见，该类案件目前依然遵循个案审理原则，而且不侵权判决似乎稍占上风，但是很显然受HONDA案再审判决影响的趋势已有所显现，所以涉外定牌加工各方应持更加审慎的态度。对此，笔者结合近年来的相关判例，提出以下参考建议。

　　对涉外定牌加工各方的建议

　　首先，涉外定牌加工各方无一例外地应该谨遵诚信原则。境外委托方和国内商标注册人应避免抢注他人商标，以攀附他人商誉为目的注册与他人商标近似的商标以及恶意诉讼。对于国内加工方而言，如果能够明显感知境外委托人的恶意，则应该慎重接单。

　　除此之外，笔者对各方的建议分别如下：

　　（一）国内加工方

　　首先，国内加工方在接单前，应在国内相同或类似商品上检索与境外商标相同或近似的在先商标。如发现相同商标、知名度较高的商标，应予以合理避让，谨慎接单。

　　其次，如决定接受订单，国内加工方必须确保其加工行为完全符合以下涉外定牌加工的要求，这样才有机会在诉讼中以此进行抗辩。

　　1．确定委托方为境外企业。根据在先方爵案，如委托方为境内企业，即使其在国外有合法有效的注册商标，一般不构成涉外定牌加工，而只是单纯委托生产和出口贸易，更容易被视为国内商标使用行为而被判定侵权。

　　2．境外商标应合法有效且已注册。国内加工方应要求境外委托方提供商标注册证明。

　　3．定牌加工生产中贴附的商标、委托协议中的商标与境外注册商标相同。

　　4．定牌加工产品必须属于境外注册商标指定的商品范围。

　　5．境外委托人必须是境外注册商标的合法使用人。如果境外委托方不是境外商标的注册人，则必须要求其提供使用该商标的许可协议或者授权书。

　　6．所有定牌加工产品必须交付境外委托方，不允许流入国内市场。1)确保生产数量与协议约定一致。2)严格防止产品在国内销售或向内部人员出售、赠与等。3)交付时注意保存购销合同、发票等证据，备以证明所有产品均交付委托方。4)如果产品被境外委托方拒收，建议国内加工方进行销毁，不可将其投入国内市场。5)避免在国内进行类似交易的行为，如确实无法避免，建议签署委托协议并保留证明文件。例如，国内加工方不具备报关资格，委托其他公司以受托公司的名义进行报关并向其支付费用，如被诉侵权，国内商标注册人可能主张此种行为为销售行为，并主张被诉产品已在国内市场流通。

　　7．确保定牌加工生产在合同期限内进行，避免倒签协议。

　　最后，定牌加工案件中的被诉人大多是国内加工方，如被判侵权，赔偿金额往往与委托加工费差距甚大，所以，笔者建议国内加工方应与境外委托方在合同中事先约定如何分担可能出现的赔偿责任，以最大限度地降低自己的损失。

　　（二）境外委托方

　　虽然我国涉外定牌加工案件中的被诉人大多为国内加工方，但如遇纠纷，境外委托方会受到不能及时收货的影响，并且也有在先KWAY案判定国内加工方已尽到合理注意义务不侵权，并判定境外委托方侵权。所以境外委托方也应积极采取措施，减小侵权风险。具体建议如下：

　　1．境外委托方应提前在中国注册相关商标，然后再进行定牌加工委托。

　　2．如果在中国尚未注册或无法注册相关商标，境外委托方应与国内加工方共同合作确保二者之间的委托加工符合涉外定牌加工的要求。

　　3．对在中国恶意抢注的商标进行积极维权。

　　（三）国内商标注册人

　　HONDA案再审判决明显更有利于国内商标注册人，所以相比之下，国内商标注册人的前景较为明朗。笔者认为国内商标注册人可以从以下几方面完善自己的权益保障。

　　1．对注册商标进行海关备案和市场监视，预防和阻止通过涉外定牌加工方式侵权的行为。

　　2．积极使用注册商标，稳固商标权。如果注册商标未实际使用，遭遇纠纷时，法院可能仅判侵权不判赔偿；并且如果不使用满3年，还会面临被撤销的风险。

　　3．对海外抢注商标积极维权。

　　除以上建议外，涉外定牌加工各方应密切关注我国经济策略动态以及相关案例，及时规避可预见的侵权风险。

　　涉外定牌加工早已不是单纯的商标法适用问题，而是逐渐演变为政策、经济问题。国内企业可考虑应运形势创立自主品牌，弘扬民族精神。同时，国家机关也应在司法判定和执法标准上采取统一标准，这样国内企业才可以明确自身定位，更好地维护“中国制造”的良好国际形象。