一方面,实际使用是商标获得显著性的必要条件;另一方面使用不当却也可能导致商标显著性的丧失。臆造性商标处在商标显著性分类的最顶端,不需要证明通过使用取得第二含义即可获得保护,通常属于最安全的商标。但是,在使用臆造商标时,恰恰最需要注意因使用不当而造成显著性丧失的问题。在商标保护的历史上,多次出现臆造性商标退化成通用名称的案例如 NYLON ASPRIN CELLOPHANE、 ESCALATOR等。这些丧失显著性的商标最初均是作为新产品的商标,由于新产品没有对应的商品名称,消费者习惯于用其商标来指称该产品。随着竞争对手也开始提供相同的产品, NYLON之类原本具有的识别特定商品来源的功能就逐渐泯灭,商标权亦随之丧失。一般来说,使用不当导致商标显著性丧失是不可逆转的,不过,确实有过商标显著性失而复得的个别案例。例如,美国的“ SINGER"缝纫机商标曾于1896年被法院认定为丧失显著性后该商标所有人经过半个世纪的不懈努力又使“ SINGER”在消费者中重新建立了区分功能,恢复了显著性。同时,商标丧失显著性淡化成通用名称的特定案例在不同的国家可能呈现不同的情况。例如,JEP在韩国已经被认为是通用名称,不给予商标保护,而在美国和我国仍属有效商标。 ASPRIN在美国被视为通用名称,但在些欧洲国家仍属注册商标,拜耳公司仍未放弃 ASPRIN在我国注册的努力。同时,商标淡化为通用名称的过程中存在一个过渡时期,其间,大多数消费者已经认同通用名称的含义,但仍有部分消费者将其作为商标。如果此期间商标所有人诉竞争者的使用侵权,法院在不认定侵权的同时可能会要求被告附加避免消费者混淆的限定词。一旦商标彻底变成通用名称,则任何人可以不受限制地使用它。
商标权人为避免这种风险,应注意以下三个方面:(1)应以适当的方式使用其商标,如使用大写字母等特定方式来表现其商标、使用注册标记等;(2)对竞争对手的侵权使用要及时制止;(3)对大众传媒及相关公众的不当使用要进行正确引导。《欧共体商标条例》第10条规定,“如果共同体商标编入词典、百科全书或者类似参考书,给人的印象是似乎已成为注册使用的商品或者服务的通用名称,出版社应根据共同体商标所有人的要求,保证至少在最近再版时,注明该词为注册商标。”此规定为商标权人防止其商标丧失显著性提供了法律手段,值得我国借鉴。