2001年修订的《商标法》第31条后段明确禁止以不正当抢先注册他人使用在先并有一定影响的商标。此规定的出发点是维护诚实信用原则反对不正当竞争行为。
1.何为不正当手段
所谓不正当手段,主要指使用了违反诚实信用原则的方式申请注册商标,也即申请人具有企图窃取他人商标的主观恶意。只要商标申请人主观上存在这种恶意,其申请注册商标的行为就可以认定为不正当。如果行为人申请注册商标不具有主观恶意,而是将自创的商标通过申请注册来得到法律的保护,即使该商标与他人使用在先并具有一定影响的商标相同,也不能认定其采取了不正当手段。
2.异议人的举证内容
异议人如依据本条款提出异议,首先就必须证明被异议人具有主观恶意。而主观恶意较难由直接证据予以证明,通常需要异议人举出相关的客观证据进行推理。一般而言,举证重点为：
(1)被异议人知晓或者理应知晓异议人在先使用的商标。例如异议双方曾经就标注异议人使用在先商标的产品存在经销关系或者其他经济关系;异议双方为同一地区的同行业企业,且异议人使用系争商标已在当地具有影响,等等。
(2)被异议商标是对异议人使用在先商标的抄袭、模仿。首先,异议人应说明己方商标的独特创意,独创性越强的商标获得保护的可能性越大;其次,比较双方商标,指出二者的相同、近似之处;最后,通过推理排除上述相同、近似之处是出于偶然巧合的可能性。
(3)被异议商标如予以注册,将造成异议人商业上的损失,并使被异议人通过“搭便车”获取不法之利益。(4)被异议商标使用在与异议人商标使用商品相同或近似的商品上我国《商标法》是以注册原则和申请在先原则为基础的确权原则,按照上述原则,注册商标才享有商标专用权,且该专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限。该法第31条虽然禁止恶意抢注行为,但该条规定是出于对违反诚实信用原则的行为的否定,并非赋予未注册商标的法律上的实体权利。因此第31条的适用也必须考虑商标的使用商品问题。
一般而言,如被异议商标的使用商品与异议人在先使用商标的使用商品不相同且不类似,则被异议商标的注册和使用不会对异议人商标的使用造成妨害,也不会阻碍异议人就其商标提出申请注册。从而,异议人应当重点分析双方商标使用商品的关系。
(5)异议人商标使用在先并具有一定的影响。
首先,异议人应当提供真实有效的使用证据,以证明异议人使用该商标的时间早于被异议商标的申请注册时间。其次,一个需要讨论的问题是异议人商标是否必须在我国在先使用。《商标法》对此无明确规定。考虑到商标保护的地域性以及我国《商标法》的基本原则,应当将在先使用的范围限定于我国。明确此点对于处理国外当事人依据其在境外的在先使用而要求保护的案件具有重要意义。如其不能提供在我国的在先使用证据,则很难通过第31条获得保护。至于其在先使用商标已具有驰名商标地位的,可以通过驰名商标保护制度请求获得救济。再次,异议人商标必须是已具有一定的影响。异议人商标如仅仅是使用在先,而不具有一定的影响,则难以支持其异议请求。证明异议人商标具有一定影响,可以比照《商标法》第14条关于驰名商标的规定提供证据材料。