(1)定牌加工的概念及类型。“定牌加工”作为“三来一补”的重要表现形式之一,自改革开放以后,在我国尤其是沿海地区广泛开展。所谓定牌加工,是指加工企业接受委托企业的委托,使用委托企业所拥有的商标为其加工产品且不负责对外销售的生产加工活动。定牌加工是一种委托加工合同关系,英文称为“ Original Eguipment Manufacture”(缩写为OEM),是“原厂产品委托生产”的意思,俗称“贴牌生产”或“定牌生产。”
定牌加工按照不同的标准,可以分为不同类型:按照委托方和加工方的国别,分为国内企业之间的定牌加工和涉外企业之间的定牌加工;按照委托方对加工方的授权范围分为单纯加工型定牌加工和销售复合型定牌加工;按照委托方(商标权利人)与加工方之间的环节层次,分为直接定牌加工和间接定牌加工。此外,还可以按照委托加工产品使用的商标是注册商标还是未注册商标,是在国外注册的商标还是在中国注册的商标的标准进行分类。
(2)定牌加工中的商标使用行为。定牌加工中加工方的商标标注行为是不是商标使用行为,需要视具体情况而定,分三种情形:第一,委托方是合法的商标权利人、加工方有合法的委托加工合同,加工方只负责加工、不负责销售产品,则加工方的商标标注行为不是商标使用行为;如果委托方允许加工方销售产品,或者加工方擅自将被加工产品进行销售的则加工方的商标标注行为是商标使用行为。第二,委托方不是商标权利人或授权人而擅自委托加工方生产产品,则加工方的商标标注行为是商标使用行为。第三,加工方未经授权而冒充定牌加工行为属于商标使用行为。
委托方的行为是不是商标使用行为,分以下几种情形:一是在合法、真实的委托加工关系中,委托方只委托加工方加工产品而不授权其进行销售的行为的,委托方的行为是商标使用行为;委托方不仅委托加工方加工产品而且授权其进行销售的,委托方的行为则不是商标使用行为。二是委托方不是商标权利人或授权人而擅自委托加工方生产产品,则委托方的行为是商标使用行为。(3)定牌加工中商标侵权的具体情形。从定牌加工中商标使用行为分析,定牌加工中的商标侵权可能是委托方的侵权,也可能是加工方的侵权,还可能是委托方与加工方的共同侵权。
①委托方的商标侵权。情形一:委托方不是商标权利人,即既不是商标注册人也是商标授权使用人而擅自委托加工方加工标注某种商标的产品;情形二:委托方虽然在某一国是商标权利人或授权使用人,但在其产品最终到达地不拥有商标权利而造成的商标侵权;情形三:由于委托方商标不规范使用而造成的商标侵权;情形四:委托方虽然在某一国是商标权利人或授权使用人,但该商标未在中国注册,与国内的注册商标相同或近似构成侵权。
②加工方的商标侵权。情形一:违反委托加工合同超数量加工产品或其加工的产品由于质量等原因被委托方拒收或退回,加工方却予以销售的行为;情形二:委托方在合同中只约定委托加工方加工产品而未约定其销售产品,加工方擅自将其加工产品予以销售的行为;情形三:冒充定牌加工,即冒充委托加工而擅自加工标注某种商标的商品的行为。在实际管理工作中,情形一具有普遍性。承揽方往往认为既然委托方不接收这部分产品,考虑到企业效益,就将这部分产品销售出去,结果造成商标侵权。
③委托方与加工方的共同侵权。情形一:在签订合同时,加工方明知委托方没有合法的商标权,却仍为其加工产品;情形二:委托方与加工方恶意串通生产、销售某种商标的商品的行为。