相比于FTDA,TDRA无疑是“美国联邦反淡化保护的明智的进步的改革”。该法案所做的修正具有极强的针对性,应当会对司法实践的统一产生良好的推动作用。当然,该法案并非万能药不可能为法院在具体案件中的判断提供公式化的指南,法院仍需要探索联邦淡化保护的具体规则。笔者认为,美国法院将来的联邦淡化保护可能出现以下倾向:
1.联邦反淡化的保护对象将收缩
从文字表述来看,TDRA似乎从缩小和扩大两个方向对联邦淡化法的保护对象加以了限定,但从最终效果来看,保护对象的范围应呈缩小的发展趋势:(1)缩小方面,只有在全国范围内的知名度达到家喻户晓的程度的商标才能受到保护,这样,仅在某一专业领域或地区内著名的商标就被排除在保护范围之外。有学者评论道,“法院原先根据FDA认为驰名并予以保护的 INTERMATIC、 LEXINGTON、WAWA等商标,按照新的标准将难以获得联邦反淡化保护”。(2)扩大方面具有固有显著性和获得显著性的驰名商标都可以受保护。这就否定了一些法院(以第二巡回上诉法院为代表)在实施FDA时将保护对象限于固有显著性商标的做法。同时,TDRA列举的四个判定商标是否驰名的因素中没有涉及固有显著性。因此,从表面上看,这些规定是扩大了保护对象。然而,上述清单并非穷尽式列举法院仍然可以将固有显著性问题作为判断商标是否驰名的相关因素之一加以考虑。可以预见,固有显著性商标获得TDRA保护的可能性要远大于获得显著性商标。
2.联邦反淡化的保护范围将更加明确
(1)受禁止的行为。TDRA明确了对驰名商标弱化和玷污是两类应受禁止的行为。对弱化或玷污的认定需要经过以下三个步骤第一,被告标志是作为商标或者商业名称来使用的,即该标志具有指示商品或者服务来源的作用,而且指示的是被告的商品或者服务。如果被告标志没有作为商标或商业名称使用,则不构成弱化或玷污行为。同时,如果被告标志指示了原告的商标或商业名称之来源,也不构成弱化或玷污,而可能构成商标侵权。第二,被告的商标或商业名称与原告驰名商标之间具有相似性,而且该相似性足以引起消费者对二者发生联想。对这一步骤的理解应把握以下两个方面:一方面,仅存在相似性而未引发联想不足以构成弱化或玷污。 Moseley案之后部分法院认为,只要原告的商标驰名且双方商标完全相同即可认定淡化,这种做法显然不再符合TDRA确立的新标准了。另一方面,必须是商标相似性引起的联想才足以构成弱化或玷污。如果消费者看到被告的产品,并不是因为商标的相似性,而是因为其他原因(如双方产品具有相同的特征)而联想到了原告或者原告的商标,则不属于反淡化法所指的“联想”。第三,消费者产生的联想对原告驰名商标的显著性或者声誉造成了损害。显然,仅导致消费者发生联想并不必然构成TDRA所禁止的弱化或者玷污。从这一点上,TDRA肯定了最高法院在Moey案中指出的“弱化’并非心理联想的必然结果”。当然,最后这一步的证明难度是最大的。(2)颁发禁令的标准。TDRA明确规定,原告只需要证明存在弱化或玷污的可能性,就可以获得禁令救济。TDRA就弱化或弱化可能性的认定,提出了六个参考因素。其中,至少有两个因素暗示了臆造商标将获得更大范围的保护,即“(i)驰名商标的固有显著性或获得显著性的程度;(ii)驰名商标所有人对其商标进行使用的充分独占程度”。其中的第(ⅲ)因素对臆造商标尤为有利,该因素实际上指商标的独特性程度。非膽造性商标(包括任意性、暗示性或者描述性商标)并非是为了作为商标使用而创造的新词,由于它们来自于既有的词汇,就在独特性方面存在着先天的不足。因此,诸如苹果(aple)电脑之类的非臆造性商标,在保护范围上将受到更多的限制。但是,对于玷污行为,TDRA没有列举法院应当参考的因素这就需要法院在今后的司法实践中进一步加以摸索。
(3)抗辩理由。相比于FTDA,TDRA对抗辩理由的规定更为详尽。这表明,国会依然极为重视联邦反淡化法可能与宪法第一修正案所规定的言论自由之间发生冲突的问题。抗辩理由分为三类第一,商业性的合理使用。它主要包括比较广告滑稽模仿、批评和评论等类型。这些合理使用应当是,将驰名商标指向其所有人的商品或服务的指示性或者描述性使用。同时,对这些比较广告、滑稽模仿批评和评论提供帮助的行为(主要涉及网络服务商的帮助行为),也不受TDRA的追诉。第二,所有形式的新闻报道和新闻评论。这属于传统的言论自由范围基本不存在争议。第三;任何对商标的非商业使用。其中第三个抗辩理由看似清楚分明,实则可能成为一个争议焦点。法院的既往做法显示,对于既涉及商业性又具有非商业性的混合行为“非商业使用”的判断标准是不一致的。例如,一个非营利性反吸烟组织在举行游行、开办反吸烟网站等活动的同时,为了筹集活动经费,也出售标有“ ANTLCAMEL”(反对“骆驼”)标志的T恤衫。如果“ CAMEL”(骆驼)香烟商标的所有人提起联邦反淡化之诉,该组织是否可以援引“非商业使用”作为抗辩理由以免除责任呢?这类问题将有待法院在今后适用TDRA时加以澄清。