笔者认为,在基本保持现行驰名商标保护制度框架的前提下,该制度仍有进一步加以完善的可能性和必要性。
(一)是否应坚持只对在中国驰名的商标提供扩大保护
《巴黎公约》及《Tips协议》均未明确规定,成员国在对驰名商标进行扩大保护时是否可以要求其在本国驰名。保护工业产权巴黎联盟大会和世界知识产权组织大会199年通过的《关于保护驰名商标的联合建议》(以下简称《联合建议》)对这个问题予以了回答。《联合建议》第2条规定了认定商标驰名应当考虑的因素,其中第2款第4项规定,“即使一商标未在成员国为任何相关公众所熟知,或者未为适用本款第3项的成员国中的任何相关公众所知晓该成员国亦可将该商标认定为驰名商标”。同时该条第3款还规定了不得要求的因素,即“成员国不得将下列因素作为认定驰名商标的条件:(1)该商标已在该成员国中使用,或获得注册,或提出注册申请;(2)该商标在除该成员国以外的任何管辖范围内驰名,或获得注册,或提出申请注册;(3)该商标在该成员国的全体公众中驰名”。归纳而言,《联合建议》并不禁止成员国将商标在本国驰名作为认定条件,但禁止将商标在其他国家驰名作为认定条件;同时,成员国可以对仅在其他国家驰名而未在本国驰名的商标进行认定并提供扩大保护。具体到各个国家,对此问题的态度差异很大。方面,已经出现一些对尚未在本国驰名的他国驰名商标提供特殊保护的案例,其中,最具代表性的日本一直坚持对尚未在日本享有知名度的外国驰名商标提供保护。另一方面,也存在严格按照本国驰名标准,拒绝保护仅在他国驰名的商标之做法。可以说,“驰名商标至今仍是一个没有明确而统一的国际规则,各国在立法及执法层面上均存在很大差异的领域”。
《商标法》《商标法实施条例》及相关司法解释并没有明确规定受保护商标是否必须在我国驰名,明确规定受保护商标须在中国驰名的是《驰名商标认定和保护办法》。但是,这种标准在理论及实践方面都存在一定的问题。
就理论而言,如果将保护对象理解为在中国驰名的商标,会使《商标法》第13条第1款在实质上丧失“特殊保护”的意义。该款规定赋予未注册驰名商标所有人的权利无非有二:(1)对抗他人注册;(2)禁止他人使用。如未注册商标已在我国驰名,则第1项保护已被《商标法》第31条覆盖。《商标法》第31条规定,“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。达到驰名程度的未注册商标显然属于“有一定影响的商标”;而对驰名商标的摹仿、复制和翻译也应当构成第31条所指的“不正当手段”。同时,《反不正当竞争法》第5条第2款规定,“擅自使用知名商品特有的名称包装装演,或者使用与知名商品近似的名称包装装潢造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品”的,构成不正当竞争行为,应承担停止违法行为、赔偿损失等民事责任,乃至刑事责任。由此可见,《商标法》第13条第1款所赋予的第2项权利与《反不正当竟争法》第5条第2款的保护水平也基本相当。而且,证明“驰名”显然要比证明“有一定影响”或“知名”的难度大得多。这样,第13条第1款除了是当事人请求认定商标驰名的途径而外,并无实际价值。从实践层面来看,只对在中国驰名的商标提供保护的标准,不利于我国企业塑造国际品牌战略的实施。在我国1982年《商标法》实施的前期,外国企业、尤其是发达国家的企业就开始积极进行商标注册保护,相当比例的国际知名品牌均已在中国进行了注册。相反,我国企业的海外商标注册保护工作却相当滞后。但在现阶段,我国企业走出国门进军国际市场已呈星火燎原之势。然而,我国驰名商标在国外遭不法厂商抢注却屡屡发生使民族品牌走向世界显得步履蹒跚,近年来最具代表性的案例就是“海信”商标遭到西门子下属公司的抢注。如果我国拒绝对尚未在我国驰名的他国驰名商标提供保护,则我国的驰名商标在该他国道到抢注时,他国很可能根据对等原则拒绝提供保护。随着我国经济的快速发展,国外驰名商标在我国寻求保护与我国驰名商标到外国寻求保护正呈此消彼长的趋势。作为一个正在蓬勃崛起的发展中大国,我们的商标战略应当具有侵略性,而不宜专注于防守。在驰名商标的保护问题上,对仅在他国驰名的国外商标提供特殊保护,无损于我国合法经营企业,却可以使我国企业获得更好的国际商标保护环境。
因此,笔者认为,不宜将在中国驰名作为获得驰名商标保护的前提。对于确以复制、摹仿或翻译的方式将他人仅在外国驰名的商标在中国申请注册的,同样应当不予注册并禁止使用。这种标准既不违反《巴黎公约》、《Trip协议》的精神,也符合我国商标战略的长远目标。
(二)驰名商标的分类及各自的保护范围问题
从现行《商标法》第13条的条文规定来看,我国现行驰名商标制度区分了未注册驰名商标和已注册驰名商标两类情况,并分别划定了保护范围。如果给予仅在他国驰名的商标提供扩大保护,分类情况就会复杂一些。按照是否在中国驰名,以及是否巳在中国注册,可以将驰名商标做以下四种分类:(1)仅在外国驰名的未注册商标;(2)仅在外国驰名的注册商标;(3)在中国驰名的未注册商标;(4)在中国驰名的注册商标。对于第12类商标,应在相同或类似商品提供禁止他人注册或使用的保护。其中,对第1类商标,按照现行《商标法》第13条第1款的规定提供保护即已恰当。第2类商标已在中国注册,可依据其商标专用权排斥他人就相同或类似商品注册或使用相同或近似商标。因此,此类商标已经实现了自我保护,并无扩大保护的必要。
对于第34类商标它们都已在中国驰名唯一的差别就在于是否取得注册。笔者认为对这两类商标的保护应当一视同仁而不应加以差别对待。消费者对驰名商标的认知度不会因为该商标注册与否而产生差异,同一不法行为对驰名商标造成的损害也不会因其注册与否而发生变化,因此,不能仅因为一纸注册证书的有无,而提供如此悬殊的差别保护。那么,将未注册驰名商标和已注册驰名商标的保护范围相统一,是否会鼓励当事人认定驰名商标以实现广告效果呢?也许会,但这并不是问题的关键。要防止或鼓励当事人利用驰名商标达到广告宣传的效果,并非可以通过限制或者扩张驰名商标的保护范围来实现。即使将已注册驰名商标的保护范围也限定在相同类似商品上,同样不能熄灭厂商竞相要求认定驰名的热浪。热衷于此道的企业醉翁之意”显然不在于“保护”,而在于“认定”,保护范围是大是小都无所谓。所以,一视同仁的无差别保护会更符合驰名商标扩大保护的原理。(三)统一驰名商标的认定标准
在《商标法》第二次修正之前,商标局几乎承担了全部的驰名商标认定与保护工作。2002年之后商标局商标评审委员会及人民法院在各自的案件处理裁定及审判中负责驰名商标的认定和保护。由于工作上的承接关系及部门之间存在的关联性,商标局和商标评审委员会对于驰名商标的认定标准基本上较为一致。从法理上讲,凡是具有知识产权案件管辖权的法院均有权进行驰名商标的认定与保护。人民法院在经历了最初的探索阶段之后,其驰名商标的认定和保护工作发展势头迅猛。但与商标局及商标评审委员会较为一致的认定标准相比较,法院的认定标准出现了不够统一的问题。2006年11月12日,最高人民法院发布《关于建立驰名商标司法认定备案制度的通知》,要求各高级人民法院对于辖区内法律文书已生效的涉及认定驰名商标的案件,均须报送最高人民法院民三庭备案,以便最高人民法院“及时掌握和研究驰名商标司法认定的情况和问题”。该项制度有助于统一驰名商标认定的司法标准。笔者认为,就认定标准的统一,还应当采取以下措施:(1)认定和保护驰名商标的三部门应当加强协调,通过会商的方式达成三部门统执行的认定标准。(2)认定的标准不宜过低。《商标法》第14条规定的“相关公众”,应当理解为从行业角度的限定,即不要求在所有行业都广为知晓。但是在地理范围的层面,则应当坚持全国范围。无论如何,一个地方性的知名品牌不宜被认定为驰名商标并予以扩大保护。
(四)彻底改变重认定轻保护的倾向
不可否认,工商业界存在“争创中国驰名商标”的利益冲动,毕竟,在普通公众对驰名商标保护制度缺乏全面了解的背景下,“驰名商标”光环所带来的巨大广告效应是极具诱惑力的。在这种利益驱动之下,工商业界给各认定和保护机关施加了巨大压力——一并非是保护的压力,而是认定的压力。因此,虽然各机关均已坚持“个案认定”、“被动保护”的原则,但重认定轻保护的倾向依然存在。该倾向主要表现在无须进行扩大保护的时候依然对请求保护商标是否驰名进行认定。就法院的情况而言,北京市第二中级人民法院认为,案件不涉及特殊保护问题时就无须对商标是否驰名进行认定,“原告的涉案注册商标不需要适用驰名商标的特殊保护,因为被告被控侵权行为所涉及的汽车产品与原告涉案注册商标所核定使用的商品属于相同商品判断在与注册商标相同或类似的商品上所使用的商标是否误导相关公众,以及该商标是否与该注册商标近似,并不以认定该注册商标是否驰名为前提。因此,本院在本案中没有必要对原告的涉案注册商标是否驰名作出判断和认定”。但是,福建省高级人民法院在“拼PIN”商标权纠纷案中,却在原被告商标的使用商品相同的情况下,认定原告商标为驰名商标。商标局和商标评审委员会在部分案件中则出现了只认定不保护的情况。例如,商标评审委员会“香格里拉”案、商标局“金丰田”异议案无论是在涉案商品相同或类似的情况下作驰名商标的认定还是只作驰名商标的认定而不提供特殊保护的做法,都违背了驰名商标保护制度的立法原意,并在客观上助长了企业“追逐”驰名商标认定的不良风气,不利于驰名商标保护制度真正发挥作用。因此,上述做法都应予以杜绝。