各国的专利体系存在一定的差异,特别是美国,长期以来,其专利体系与我国以及欧洲、日本等国家/地区的专利体系存在明显差异,形成了独立的体系,对南北美洲及东南亚国家影响较大,加拿大、阿根廷、墨西哥、菲律宾等国家基本上采用了类似美国的专利制度。
2011年9月16日美国发布了新的《美国专利法案》,这次专利法修改的一个重要目的在于使美国的专利制度与各国专利制度协调统一,这也是美国一直积极推动世界专利权的重要步骤。
1.专利制度特点
(1)专利类型:包括发明、外观设计和植物新品种三种类型,而没有实用新型专利。因此,中国申请人如果以本国的实用新型为优先权申请美国专利,通常需要转换为发明专利,这就需要申请人对本国的实用新型专利的专利性提出更高的要求。发明专利期限:自申请日起20年,其有效期可以延长,最多可以延长5年。
(2)专利保护客体:美国专利法可保护的专利客体限制较少, 除原子核裂变物质发明不能获得专利外,其余的一切人造之物基本上均可获得专利,如在中国不受专利法保护的疾病的诊断和治疗方法,以及软件和商业方法等,在美国专利法中都属于合法的保护客体。
(3)专利申请制:世界各国的专利制度几乎都是先申请制,而只有美国长期以来都是实行先发明制,申请日以发明完成日为准。美国科技人员对研究过程都有详细的记录,最早这些证据必须是在美国本土产生的才认可,但后来外国经公证的证据也认可。
2011年9月,美国颁布的专利改革法案中,最引人注目的一项实体修改是将先发明制改为先申请制,该条款于2013年3月16日生效。
(4)临时申请制度:美国专利申请包括正式申请和临时申请。临时申请可以没有权利要求,但要提供专利说明书,完整地公开发明内容。临时申请的专利不能予以审查,也无法授予专利权,其作用在于自申请日起1年内,提出相应正式申请案,并将临时申请的申请日作为优先权日。临时申请的优点在于可以取得较早的申请日,其实质相当于国内优先权。
(5)专利分类系统:我国使用国际专利分类系统,美国使用本国的专利分类体系(USPC),检索美国专利必须用美国分类系统,否则检索不全。
2.快速获得专利方法
在美国申请专利周期较长,从提交专利申请至最初审查平均要历经22个月的时间。近年来,为了缩短专利审查周期,美国专利商标局推出了一系列加快审查程序,包括加速审查、优先审查、专利审查高速路、一审会晤等。
(1)加速审查:美国专利商标局提供加速审查程序,属于重要科技可以加速审查(该条款2012年9月16日生效),相应的科技领域列表已经公布。加速审查适用于发明专利和外观设计申请。
申请加速审查需要符合一定条件,在加速审查请求被批准之后,审查员通常会在两周之内开始审查。审查员可能会通过电话与申请人沟通,以尽快解决申请中的问题。
进入美国国家阶段的国际申请、植物专利申请等不能享受加速审查政策。
(2)优先审查:美国专利商标局于2011年5月4日起试运行一种加快审查的新程序,即专利处理快速通道,又称为“通道I”。通过此程序,申请人可以在提交新申请的同时请求美国专利商标局对其进行优先审查。如果该申请符合优先审查程序的各项要求,申请人将在一年内收到审查决定(例如收到授权通知书或驳回通知书等)。
优先审查适用于发明专利申请和植物专利申请。目前PCT美国国家阶段的申请暂不能参与优先审查程序;通过巴黎公约要求外国优先权的申请,可以要求优先审查。
与加速审查程序相比,优先审查申请要求的材料要少很多。请求优先审查同样须符合一定条件。
美国专利商标局暂定每年接受10000个优先审查申请。
(3)专利审查高速路(PPH):PPH是通过利用已有专利审查结果(对于巴黎公约途径,后续申请局可以利用首次申请局的审查结果;对于PCT途径,后续申请局可以利用肯定性国际书面意见及国际初审报告)加快在后申请审查的通道。签订PPH合作协议的各国专利局彼此承认对方的审查结果。
很多中国公司选择在中国先申请专利,然后通过巴黎公约或PCT方式进入美国。这种情况下,中国申请人可以根据首次申请局的肯定性审查结果以及肯定性国际书面意见和国际初审报告,向美国专利商标局提出PPH请求。该项目只适用于发明专利申请,而不适用于临时专利、植物专利和外观设计专利申请等。
中美PPH合作项目于2011年12月1日启动,原试行期为一年,后又将PPH试点项目延长一年,至2013年11月30日截止。近日根据中美两局共同决定,从2013年12月1日起,中美PPH试点将无限期延长。
截止到2014年1月,国家知识产权局启动PPH试点项目合作的国家除美国外,还包括加拿大、新加坡(2013年9月1日至2015年8月31日),波兰(2013年7月1日至2015年6月30日),俄罗斯(2012年7月1日至2015年6月30日),奥地利、墨西哥(2013年3月1日至2014年2月28日),韩国(2012年3月1日至2014年2月28日),丹麦(2013年1月1日至2015年12月31日),芬兰(2013年1月1日至2013年12月31日止,2014年1月1日起无限期延长),德国(2012年1月23日至2016年1月22日),日本(2011年11月1日至2015年10月31日),英国(2014年7月1日正式启动),葡萄牙(2014年1月1日至2015年12月31日),西班牙(2014年1月1日至2016年12月31日)。
这些双边PPH合作项目大部分是在最初短期试行的基础上延期或续展的。目前大多数国家(地区)都已经同至少一个其他国家(地区)达成PPH合作协议。除了两国间的PPH协议,2013年9月,世界五大知识产权局———欧洲专利局、日本特许厅、韩国知识产权局、中国国家知识产权局、美国专利商标局共同磋商,确定于2014年1月6日启动一项全面的五局联合PPH试点,这对于进一步提高五局专利审查的及时性和质量具有重要意义。在该试点下,将更快速地处理五局间的专利申请,对于被五局之一局认定为具有可授权权利要求的申请,在满足其他条件的情况下,申请人可向其他四局就该申请在其他四局提出的对应待审申请提出加快审查请求。申请人向五局之任意局提出的PPH请求,各局进行专利审查时将在切实可行的范围内利用五局已有的工作成果。该合作方案为向五局申请专利提供了更多选择与便利,而五局之间已有的PPH协议将与该覆盖面更广泛的试点进行整合。
世界知识产权组织正在考虑将PPH纳入PCT体系,两者一体化有利于统一审查标准和简化审查程序,并减少各个国家之间独立协议的签署。
(4)一审会晤程序:一审会晤是另一项加快申请审查和授权的程序。申请人可以在申请提交以后,实质审查以前,要求和审查员会晤,讨论申请的可专利性问题。会晤可通过电话或到专利局面谈的方式。一审会晤程序只适用于发明专利申请,而不适用外观设计和植物专利申请。
一审会晤程序和加速审查不同,并不能将申请的审查日期提前。参加一审会晤程序的申请,和其他正常申请一样,需按照申请提交日期排队等待审理。但正确的使用一审会晤程序,可以加快审查进程(减少审查员发驳回意见书的次数,从而减少答复意见书的次数),并可能很快获得授权,同时降低费用。
除特殊一审前会晤程序外,在专利审查过程的其他时间段,和审查员会晤对加快审理和授权非常有利。比较好的会晤时机是在发一审意见书后和答复之前。
(5)其他特殊申请:美国专利商标局为某些特殊的申请提供加速审查的渠道。如发明人的年龄在65岁及以上或发明人健康出现问题的,可以要求专利局快速审查其专利申请;申请人还可以基于发明的特殊性,例如发明可以在实质上促进环保、促进能源的开发与保护、有利于反恐等,提出加速审查要求。
美国的专利体系可以说是世界上最自由的专利体系,在专利的整个申请、审查以及授权过程中,都给申请人提供了很大的灵活性。
3.美国专利纠纷的有效应对
在美国,一旦发现侵权,美国公司的一般做法是咨询知识产权律师是否侵权成立。如果答案是肯定的,公司会委托律师与对方进行诉前谈判。诉前谈判往往从签发禁止函开始。禁止函是一封律师信,通知对方哪些产品侵犯了何种知识产权,要求对方立即停止侵权,并就侵权进行赔偿。
收到禁止函后,中国公司要积极应对。急于答复对方往往会在谈判中处于不利地位,但迟迟不答复往往很快招致诉讼。理智的做法是,受函方应当先咨询美国的知识产权律师,对产品侵权与否或者知识产权有效与否做出分析,如果分析被控产品不侵权或专利权无效,可出具正式的书面法律意见。提供诉前不侵权的法律意见,可避免故意侵权的指控,对于在以后的诉讼确定被告赔偿额的多少具有举足轻重的作用。
如果经过分析,情况与上述相反,则无法出具法律意见,律师往往口头通知建议受函公司或停止侵权或与对方达成一个授权许可。如果双方谈不拢,美方公司往往会起诉,但不送达,将起诉书副本寄给中国公司作为最后通牒,这时应积极谈判,避免对方正式送达起诉书。
如果上述沟通方式无法达成共识,诉讼在所难免,中国公司应当摆正心态,积极面对。诉讼在外国人眼中是一种天然的解决争议的公平方式,对大多数公司而言,“知识产权诉讼更只是一种商业竞争的工具”。而中国文化对诉讼的态度往往倾向于“息诉”,一旦被诉,中国公司领导往往会背上沉重的心理负担,诉讼未判决,中国公司已经在心理上、舆论上已经先输一筹。正是由于“息诉”思想的影响,很多中国公司在诉讼开始后不是想着如何应诉,而是想方设法要求和解。有些被诉的中国公司出于心理、经济成本上的压力,采取消极的回避态度,不应诉,不到庭。中国公司的这些表现造成了现在很多外国公司频繁启动诉讼,商业竞争上稍有不利或对手稍有瑕疵,就启动诉讼,以诉讼达到自己的商业目的。