专利存在于各个领域,但对于不同领域产生的影响各不相同。在通信和医药领域,专利的影响是最显著的,其作用已不仅是被动防止别人盗用自己的技术,而是主动禁止别人涉足自己的领域。
1.专利申请策略
一个项目开发的过程中,专利布局应该走在最前面。在对专利进行布局时,需要考虑技术性、商业性和竞争性三个方面。
(1)申请专利之前必须做好保密工作,为此应该做到产品不上市(包括出售、出租、赠予等)、不发表论文、不公开演示、不召开产品或技术鉴定会等一切可能造成技术外露的做法,避免技术内容提前流失,制造竞争对手,甚至被他人抢先申请专利。
(2)以尽量隐蔽的方式进行专利申请,如有意选择小语种国家等特定的申请国别,尽量躲避他人检索追踪,使他人获得该专利信息的时间滞后;或申请发明专利后,通过补正手段尽量推迟技术公开时间;再如专利名称选择较偏,他人易于漏检而不知等,以利于申请人拉大与竞争对手的技术差距。
(3)找有经验的专利代理人代理,以提高专利申请文件的撰写质量,从而获得一个高质量的专利权,令他人无懈可击。
(4)对市场寿命期较长的产品或技术,为延长专利保护周期, 在申请专利后的一定时间,相继申请该专利的改进专利或相关专利;或通过合理利用主动撤回程序,重新提交第二次申请或第三次申请,延后专利申请及专利的实际保护年限,但应确保每次提出申请都具有专利三性。另外,在优先权期将满而申请国外专利时间来不及或未做好准备时,也可根据上述原则撤回尚未公开的申请(严格说应该是尚未进入公开准备程序的申请),重新提交专利申请,以取得新的国外申请的优先权日,从而为申请国外专利提供时间。
(5)有时为了加快授权,同一主题下发明与实用新型同时申报,若发明能够授权,通常会放弃实用新型。更策略的做法是在撰写申请文件时让发明与实用新型略有区别,这样两者可以并存,因发明与实用新型创造性标准不同,假如发明被无效,实用新型不一定被无效,这样有助于得到稳定权利;即便发明维权胜诉,仍可用实用新型维权而获得额外收益。
(6)许多国家都有专利强制许可的规定,如欲引进他人专利而对方又不允许时,可对其专利进行深入开发,改进后再申请新的专利保护。由于改进后的专利可对基本专利要求强制许可或促成交叉许可,从而创造强制许可和交叉许可的条件。
2.反仿制措施
为防止他人对自己的专利技术进行“合理”仿制,在申请专利保护时应注意以下几点:
(1)综合保护:同一项产品,既申请方法专利,又申请物质专利或实用新型专利,还申请外观设计专利。此外还可以将商标、专利、版权、标记名称等综合运用。
(2)扩大防线:将同类产品或其他实施方案都设法保护起来,以防他人绕着仿。
(3)保留秘密:在确保技术的实用性以及公开充分的前提下,专利申请文件应适当保留技术秘密。
(4)抢占市场:通过大批量投产,并在短时期内占领主要市场,或者通过许可他人实施,扩大销量,也可在一定程度上抑制他人的非法实施。因为市场空间有限,他人仿制的欲望自然随之下降。
(5)适时起诉:追究侵权责任,应在两年诉讼时效内起诉,在起诉他人之前先检查是否有漏洞。但有时明知他人着手仿制,可不急于起诉,待对方生产、销售后再告,一者证据充分易胜诉;二者能追回一些经济补偿;三者还可让仿制者元气大伤。
3.专利临时保护期内的维权
指从专利申请公开后至授权之前的专利弱保护期,此时极易被他人实施,应注意对市场进行监测,如经调查取证后确认相关技术被他人实施,可以先向对方发出一个警告通知,说明该技术已经申请专利,要求对方对警告前的实施行为支付适当的费用,如果对方以享有“先用权”为由或以发明尚未被授权为由拒绝支付费用,申请人可将收集的证据保留,等专利被授权后再行索取。授权之前使用费标准与授权后相当。在申请后公开前,如果有相同的发明创造在此期间被公开使用,不能要求对方赔偿损失。
4.专利权的排他性
保护专利权人防止被侵权的首要工作应该是不断跟踪同类专利申请。很多专利权人得到专利授权之后担心自己的专利遭到侵犯,把注意力大多放在市场上,查看有无仿造自己专利的产品出现。实际上,专利权人最应该做的工作是关注专利公报,时刻注意国家知识产权局受理的专利申请,看看有无侵害到自己专利的申请被受理。一旦发现,应尽快提出异议,阻止侵权专利申请通过审查。而一旦出现专利产品侵权纠纷,溯及到数个类似专利权的时候,就会出现复杂而难以解决的局面,很难有效保护受害人的合法权益。
5.专利维权策略
发现自己的专利权被侵犯后应该对自己的专利权利进行再确认,主动进行或委托国家知识产权局进行专利的专利性检索和不侵权检索及论证,确保专利权的稳定性,并调查取证,不可仅凭感觉和几个实物证据就匆忙起诉,要做好以下准备:
(1)审查侵权是否超过法定诉讼时效:请求专利管理机关处理专利纠纷的时效为2年,自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知之日起计算。一般而言,侵权产品在专利权人所在地的市场上公开销售、许诺销售(如侵权人在报纸、刊物、电台、电视等媒体上做广告或在橱窗中陈列等),则专利权人被视为“得知或者应当得知”侵权行为已发生。
(2)针对对方涉嫌侵权的分析论证:仔细审查自己的权利要求书的逐项内容,判断对方有无反诉本专利无效的可能及其可靠证据;判断侵权嫌疑人的行为性质,判断是否存在法定的侵权行为的例外;判断专利权的保护范围,进行技术特征的具体比较,看是否完全仿制(全面覆盖原则),看是否实质性侵权(等同原则)以及有无反悔的情形,得出是否存在专利侵权的结论。
全面覆盖原则是指如果被控产品或者方法侵权成立,那么该产品或者方法应该具备专利权利要求中所描述的每一项技术特征,缺一不可。
等同原则是指即使某一方侵权产品或方法并没有正好落入某专利的权利要求的字面范围内,但却等同于权利要求所保护的发明时,认定该方侵犯他人专利权。
禁止反悔原则是指在专利申请、审查、无效过程中,与国家知识产权局之间的往来文件中所做的承诺、放弃、认可的内容,专利申请人或专利权人在侵权纠纷中不得反悔。
一般说来,专利申请人在撰写专利文件时并不知道将来的实际专利产品是什么样,权利要求描述所界定的范围与侵权产品进行比较时经常会难以界定,而专利权利要求的保护范围的解释方式在各个法院多少有些差异,这就给专利侵权分析带来更多的不确定性。因此,除非是非常明显的侵权,专利权人一般不会启动专利侵权诉讼来维权。
(3)了解对方市场获益情况:看对方已占有了多大的市场份额,是否采用了通行的技术标准,产量、销量如何,侵权实施是否均在索赔期内,对方有无赔偿能力等。
(4)主动寻求救济保护:首先通过发律师函警告,由双方协商解决;不愿协商或者协商不成时,以及发三次警告函后没有回应时,向法院起诉,或请求专利管理机关处理,对处理结果不满时,可以提起行政诉讼。专利管理机关做出处理后,侵权人不起诉又不停止侵权行为的,向法院申请强制执行。
向侵权者发律师函的好处在于,一是听听侵权者的辩护词,有助于全面了解相关信息;二是争取庭外和解,这往往对双方都较为有利。律师函务必以挂号信等有邮政凭据的形式寄送,并保留复印件。
(5)调查取证:分析剖析侵权产品对自己的侵权事实,罗列证据,并聘请会计师对收集到的经济数据进行分析,计算出索赔数额。必要时应向法院申请证据保全和财产保全,防止证据或财产灭失、毁损、隐匿、转移等。
多数法院对证据的形式要求都非常严格,专利权人应多以公证认证等方式保全证据。由于实行“谁主张,谁举证”的原则,专利权人取证艰难,特别是针对方法权利要求中对被告制造方法的举证以及关于侵权赔偿额主张的举证。对于被告制造方法的举证,最高人民法院的司法解释中关于新产品举证责任倒置的规定,虽然给专利权人一些余地,但对“新产品”的证明并不容易,各法院对其把握程度宽严不一;另外,关于侵权赔偿额的主张的举证对于专利权人来说就更难了,行业数据以及被告在宣传材料中提出的数据往往不被法院采信,专利权人向法院提出保全被告财产账簿以计算侵权产品销售额和利润的请求法院也很少支持。实际情况是,大部分专利侵权案件均在法定赔偿的范围内由法院酌定,酌定的数额一般都比预计的实际侵权数额少得多。
6.合法仿制途径
合法仿制也称避免侵权仿制,常用方法包括:
(1)异国仿:专利权人的专利技术内容,在一些国家或地区未申请专利,并且又丧失了其申请和取得专利的机会,可在这些没有专利保护的国家或地区进行合法仿制。
(2)否中仿:设法找到足以否掉他人专利的证据后,着手模仿。一旦他人告你侵权,可利用“无效宣告”与之谈判,达成免费使用其专利的协议。这样,他人的专利得以维持,对仿制者并无害处,且有间接保护的作用。
(3)绕道仿:仿制时绕开他人专利,或钻他人申请文件撰写的漏洞,虽然仿制的技术思路相似,但不侵权。
(4)放弃/驳回仿:对国家知识产权局视为放弃的专利或驳回的专利申请,如其技术内容已经公开,即可仿制。
(5)先用仿:在对方申请专利前已合法地知其内容,或为独立研制,可在其申请日前做好仿制生产准备,并形成一定规模,且证据确凿充分,可取得先用权,继续在原有规模内仿制生产。
(6)综合仿:把若干项专利技术中的优点综合起来仿制。7.专利侵权抗辩专利侵权抗辩是指在专利诉讼中被控侵权当事人的专利不侵权的法律辩解。专利诉讼一直是跨国药企的常用武器,我国医药产品研发能力低,大部分医药公司均是生产或外包国外已过专利保护期的药物,很多药企面临侵权风险。有些科技人员在立项研究开发、制造、销售新产品时,往往不注意是否已有他人申请专利或已获得专利权,总认为只要是自己单位研制开发的产品就有权制造、销售,这样的误区易造成侵犯他人专利权(主观上不知道也可构成侵权———与民法不同)。
在被指控侵权后,应进行专利文献检索,最好查阅专利登记簿,查明专利权是否存在和仍然有效;查清专利权人是谁、专利权有无继承或转让以及这些行为是否符合法定手续;对比专利权利要求与被控侵权物技术特征的区别,看后者有无实质性改进;明确诉讼时效期对其有无限制;对方专利授权过程中有无可适用禁止反悔的情形。
专利侵权诉讼中被控侵权人享有抗辩权,并拥有一系列的抗辩理由,概括起来有下列几项:
(1)诉讼主体资格抗辩:原告与诉讼标的具有法律上的利害关系是诉讼得以成立的前提,因此,应了解原告是否为权利人或被许可人。如原告不能证明其为权利人或被许可人,则不具备诉讼主体资格,起诉自然应予驳回。
(2)法定免责事由抗辩:运用法定的不视为侵犯专利权的四种情况:权利用尽、先用权、临时过境和科研及实验目的的使用。先用权不是一项独立存在的权利,而仅仅是一种对抗专利侵权指控的抗辩权,不可单独转移,只能随同企业一起转移。
(3)专利无效抗辩:专利权是由法律推定而产生的,其稳定性稍差,已批准的专利权中有极少数不符合我国专利法规定的条件,这是在所难免的。为了确保社会公众的利益,各国专利法都规定了补救措施,设定了专利权无效宣告程序。反诉对方专利权无效时应注意:
———证据要充分:最常见、最普遍的是证明其不具备新颖性、创造性、实用性。如果能列举出专利权人在专利申请日之前,已公开过该专利的技术内容,无效宣告就有获胜的可能。
———把握提起反诉的时机:在侵权诉讼中设立专利权无效程序,目的是用于抵消专利权人对其侵权的指控。因此,被指控侵权人在收集到足够的证据后,如果不能与专利权人就侵权问题达成和解或调解协议,当专利权人提起侵权诉讼后,应及时提出反诉,而不应将反诉作为一种拖延侵权时间的战略。
———不得滥用反诉:反诉专利权无效,将会引起一个复杂的无效审查程序。我国专利法实施细则规定了无效宣告请求人应当履行的义务,即向国家知识产权局专利复审委员会提交请求书,说明理由,必要时应当附有关文件。因此,在侵权诉讼中,被告人应当慎重对待启动无效程序。在没有充分证据的情况下,不可贸然提出宣告专利权无效。
有时,在掌握无效他人专利确凿证据时,也可以不反诉,与之进行协商,迫使对方放弃侵权主张,允许自己使用专利,或答应其他条件,力求和解。
(4)未落入涉讼专利保护范围的抗辩:在上述抗辩理由均不成立的情况下,被控侵权人应考虑被控侵权物技术特征是否落入专利保护范围(以权利要求书为准),对专利权利要求书和被控侵权产品的技术特征以及功能、效果和技术领域进行比对,看两者是否一致或等同。技术特征完全不一致或部分不一致处的替代技术是经过创造性劳动并比专利技术有了实质进步的,不在侵权之列。
(5)现有技术抗辩:现有技术抗辩原则是将被控侵权物与单独一份现有技术对比,被控侵权物的技术特征与一份现有技术相同的,或者虽不完全相同,但属于一份现有技术与所属领域的技术人员的常识或者熟知技术的简单组合的,不论被控侵权物的技术特征与发明或实用新型权利要求记载的技术特征是否相同或者等同,均应认定被控侵权物不构成专利侵权。
现有技术抗辩一旦成立,法院可以认定不侵权,缩短了程序(无须走专利无效宣告程序)和诉讼期限,有利于及时终止纷争,因此,日益受到被诉侵权人及其代理人的重视,成为专利侵权诉讼法律实务的热点问题。
如果穷尽上述抗辩事由均不能成立,确系侵犯了他人的专利权,自己又仍想实施该专利技术,最明智的办法是主动和对方和解。如果专利权人已提出诉讼,也可以在法庭上主动提出调解方案,尽量同对方达成调解协议,双方签订专利实施许可合同。只有在专利权人提出的条件过于苛刻,以至于法院也认为无法满足其要求时,才应主张由法院判决解决纠纷,此时被告恐怕只能着眼于赔偿数额的举证以减轻自己的责任了。
应对侵权警告,不可忽视警告函,一般发三次警告函后开始诉讼,尽量在诉讼前期进行谈判,同时做专利避让的选择。
8.诉讼营销
诉讼营销就是借诉讼之名,吸引媒体和公众关注,以提升品牌的知名度。近年来在知识产权领域已屡见不鲜,并有蔓延之势。
(1)以大公司为目标:如世界500强,或者社会知名度高的企业,尽量列入诉讼的优先对象。
(2)提出天价索赔:一般来讲,索赔1亿元人民币是行业最低价。在此基础上,可以查一查最新的索赔记录,可能的情况下通过高额索赔形成舆论上的“大案”。
(3)案由尽量通俗:专利侵权、商业秘密领域专业性较强,难以让公众了解并感兴趣,诉讼案由以通俗易懂的商标、不正当竞争之类的为好。
(4)新闻标题抢眼:发布的新闻标题要能够吸引人,让人留有印象或有持续关注的愿望。
(5)制造焦点话题:创造或抛出有讨论空间、富于争议的话题,引起民众的兴趣和共鸣,并形成热烈讨论的氛围。
(6)把握舆论导向:发动公关公司以及各大论坛、微博、贴吧等舆论阵地,保证公司的舆论优势。
(7)保持可持续性:不断发掘话题,深入激化矛盾,上至国家民族的历史恩怨,下至社会关注度高的舆情,都可以融入其间,有节奏地制造新闻爆点。