①确定定牌加工中的双方当事人,即委托方的行为和加工方的商标标注行为是不是商标使用行为(《商标法》第52条(1)项所述的“使用”行为),以及是不是合法的商标使用行为,是确定该行为是否构成侵权以及划分侵权责任的基础。
②定牌加工中加工方的商标标注行为是不是商标使用行为需要视具体情况而定,分三种情形:第一,委托方是合法的商标权利人、加工方有合法的委托加工合同,加工方只负责加工、不负责销售产品,在此过程中加工方的商标标注行为不是商标使用行为。有人根据《商标法》的规定“自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品,需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商品商标注册”的规定,认为加工方的“加工”行为属于《商标法》所述的“加工”行为,这种理解是望文生义。因为,《商标法》所述的加工行为是加工商品的行为,而委托加工方的加工行为加工出来的是产品,而不是商品。但是,如果在委托加工合同中,委托方不仅委托加工方加工而且允许其销售产品的,则加工方的商标标注行为是商标使用行为;第二,委托方是合法的商标权利人、加工方有合法的委托加工合同,按照合同的约定加工方只负责加工、不负责销售产品,但加工方擅自将被加工产品进行销售,或者将因质量等原因被委托方退回、拒收的产品进行销售牟利的行为,则加工方的行为构成商标使用行为;第三,委托方不是商标权利人或授权人而擅自委托加工方生产产品,在此过程中加工方的商标标注行为是商标使用行为,如果构成侵权,则加工方和委托方构成共同侵权:第四.加工方未经授权而冒充定牌加工行为,在此过程中,加工方的行为不仅属于商标使用行为,而且构成商标侵权。
③委托方的行为是不是商标使用行为,分以下几种情形:一是在合法、真实的委托加工关系中,委托方只委托加工方加工产品而不授权其进行销售的行为的,委托方的行为是商标使用行为;委托方不仅委托加工方加工产品而且授权其进行销售的,委托方的行为则不是商标使用行为。二是委托方不是商标权利人或授权人而擅自委托加工方生产产品,则委托方的行为是商标使用行为,如果构成侵权,委托方和加工方构成共同侵权。