2001年2月20日,浙江省绍兴市工商行政管理局根据投诉,对绍兴市越城区加利服装厂进行检查,现场查获该公司生产的带有“ EUROMODA”注册商标的服装一批。
经查明,当事人于2000年11月从波兰某公司承接生产加工带有“EUROMODA”注册商标的服装业务,由宁波市慈溪进出口股份有限公司代理出口。至案发日止,共生产加工带有“ EUROMODA”注册商标的服装19440件,其中印花衬衫8500件,单价1.32美元,计11220美元;格子衬衫10940件,单价1.15美元,计12581美元,两项合计非法经营额23801美元,折合人民币196596.26元。
EUROMODA”商标是上海麦考林控股有限公司(开曼群岛)在服装等商品上的注册商标。绍兴市工商行政管理局认为,当事人绍兴市越城区加利服装厂未经商标注册人许可,在同一种商品上使用与他人注册商标相同或者近似的商标,已经构成修改前的《商标法》第38条第(1)项所述的商标侵权行为,依据修改前的《商标法实施细则》第43条第(1)款第(1)、(2)、(3)项和第(2)款之规定,作出如下行政处罚决定:
1.责令立即停止销售;
2.收缴并销毁剩余的10560套印有侵权商标标识的塑料包装袋、吊牌、腰封等;
3.消除并销毁19440件服装上的侵权商标标识;
4.罚款人民币40000元。
案例评析
这是一起典型的由定牌加工引发的商标侵权案件。随着我国市场经济的深入发展和对外开放的进一步扩大,国际间的贸易往来日益频繁。由于我国劳动力素质较高,资源充裕,成本低廉,许多外商和港、澳、台地区企业以提供商标标识的方式,委托国内企业为其定牌加工。所谓定牌加工俗称“贴牌”,是指一家拥有完善市场网络和良好信誉商标的企业(称为原始品牌制造商OBM,Onginal Brand Manufacture),出于降低生产成本、化解市场风险、增加产品产量等需要,通过订立加工承揽合同,委托其他同类产品厂家(称为原始设备制造商OEM,Original Equipment Manufacture)生产产品,并直接贴上自己商标的生产合作方式它最早出现在外贸领域传统的“三来一补”(即来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易)业务中,目前已被越来越多的企业采用,随之而来的定牌加工中出现的商标侵权问题愈来愈引起人们的普遍关注。
定牌加工引发的商标侵权问题主要有两种类型:一是委托方既不是商标注册人也不是合法的商标使用授权人,擅自委托加工方加工带有某种商标产品的行为,尤其包括委托方虽然持有某国的商标权属证明,但在加工方所在国并不拥有商标权利的情况;二是加工方违反加工承揽合同约定,未经许可擅自将其加工产品予以销售的行为。这两种类型导致的法律责任承担方式是不同的。第种类型中,加工方只是按照委托方的要求完成合同(契约)规定的生产任务的义务,而无权以自己的名义销售这些委托加工的产品,委托方拥有这些产品的处置权,因此,委托方应当视为是商标的直接使用者。加工方的行为尽管是在委托方的授意下进行,属于被动行为,但其是在产品上直接使用他人商标的方,如果加工的产品属于商标侵权产品,加工方应当与委托方作为共同侵权人承担责任。这就要求加工方一方面要尽到商业经营中的谨慎审查义务,要求委托方提供符合中国法律规定的有效授权证明。原对外贸易经济合作部、国家工商行政管理局《关于对外贸易中商标管理的规定》中曾规定:对外贸易经营者在从事进出口活动中,对他人指定或者提供使用的商标,应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件,并予以核查。该商标不得与已在我国相同或者类似商品上注册的商标相同或者近似,其商品的包装、装潢也不得与他人已在我国使用的包装、装潢相同或者近似;另一方面在加工承揽合同中要明确约定如果构成侵权责任应由委托方承担,加工方有权就自己承担侵权责任导致的损失向委托方追偿。至于是否承担侵权连带责任,要综合考虑加工承揽人的主观过错程度,如果加工方是与委托方共同故意侵权,则应与委托方共同承担侵权连带责任;如果加工方仅是审查不严,只有经营上的过失,则不应当承担侵权连带责任。本案中,波兰某公司无法到案,为保护商标注册人的合法权益,绍兴市越城区加利服装厂必须先行承担其连带责任。第二种类型中,加工方生产并销售带有委托方注册商标商品的,双方应当签订商标使用许可合同,如果加工方未经商标注册人的许可,擅自将带有委托方注册商标的商品进行生产并销售,构成侵权行为。