商标权的抗辩事由在法律上往往通过商标权的限制制度来体现,它为社会公众划定了一个可以免责、正当使用商标的空间。构成商标的文字、图案是一种公共资源,大部分有其特定的表达含义,商标权人所垄断的不是这些文字、图案本身,而是在商品或服务上作为标识来源意义上的使用方式,法律保护商标权的目的是防止混淆,促进和维护公平有效的市场竞争。如果他人不是在标识商品或服务来源意义上使用这些文字、图案,或尽管是在这一意义上使用,但不可能造成消费者混淆,都不能认定为商标侵权。因此,商标侵权抗辩制度实际上是在竞争政策指引下通过立法与司法对商标权扩张的合理制衡,是为平衡商标权人与社会公众利益,通过立法强制性的明文规定为实现法律价值而对私权扩张的一种政策性矫正。商标法从广义上说本身属于竞争法的范畴,是充分体现国家竞争政策意图的具体立法形式。因此,对商标权的保护无论是在立法还是在司法实践中要尽可能地体现商标法的竞争法理,不能使商标成为财产垄断的工具。
我国商标法及其相关规定对商标侵权抗辩的法定事由进行了明确规定的条文主要体现在《商标法》第56条和《商标法实施条例》第49条和第54条中。
《商标法》第56条是关于销售商品有合法来源的损害赔偿免责抗辩。该条第3款规定:“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的不承担赔偿责任。”商标法作此规定的主要目的在于保护贸易自由和交易安全的需要。在商品离开制造者已经进入流通领域后,从有利于商品自由流通的角度,如果要求所有销售者对于所购之商品是否侵犯他人注册商标权一一进行事先审查,必然对商品流通自由造成重大影响,据此,商标法对善意的第三人规定了免责条款,使其仅在主观上知道其销售之商品属于侵权商品时才承担赔偿责任,从而使商品的正常流通秩序得以维系。
《商标法实施条例》第49条是关于将他人注册商标用于描述性正当使用不构成商标侵权的免责规定。该条规定:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”根据商标法的基本原理,商标的基本功能是识别功能,为维护商标的识别功能,法律要求商标具有显著性,不具有显著性的商标不能获得注册。根据我国《商标法》的规定,仅有本商品的通用名称、图形、型号的通用标志不得作为商标注册;直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的叙述性标志不能获得注册;县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名不得作为商标注册。但通用标志、叙述性标志、地名标志的非显著性不是绝对的,这些标志经过长期使用,为相关公众所熟知,产生了很强的识别商品来源的效应后即达到商标法的显著性要求,这时我们称之为商标的“第二含义”。商标因为第二含义而获得了显著性,但其固有的第一含义不能抹煞,当他人对商标的第一含义作正当性使用时,商标权人无权禁止。在这里,商标正当性使用与非商标性使用实际上是一个问题的两个角度,其最后都是要说明被告对构成商标的文字、图案的使用不是作为商标意义上的使用,而仅仅是为描述商品的某些特点、真实信息而进行的使用。
商标的正当性使用除了《商标法实施条例》第49条明文规定的描述性使用的类型外,还包括指示性使用。所谓指示性使用,是指为了向消费者如实表述其提供商品或服务的真实信息而使用他人享有商标专用权的商标,如果这种表述符合行业惯例,又无其他合理替代方式,则不视为侵犯商标专用权的行为。在美国,指示性合理使用是法官为弥补叙述性合理使用之不足在判例中总结出来的一项规则——1992年美国第九巡回法院审理的“ New Kids on the block v. News America Publishing,lnc.案首次确立了指示性合理使用规则。指示性合理使用的规定亦见于一些国家和地区商标立法中。如1992年《法国知识产权法典》第L713-6条规定:“商标注册并不妨碍在下列情况下使用与其相同和近似的标记:……标批商品或服务尤其是作为附件或者零部件的用途时必需的参照说明,只要不致导致产源误认。但是,这种使用损害注册人权利的,注册人得要求限制或禁止其使用。”1993年《欧洲共同体商标条例》第12条规定“共同体商标所有人无权制止第三方在贸易过程中使用:…(c)需要用来表明商品或服务用途的标志,特别是用来表明商品零部件用途的商标;只要上述使用符合工商业务中的诚实惯例。”在我国,对于商标指示性使用的免责在立法中没有明确规定,主要是在司法实践中根据具体案件情况来把握。如2003年丰田株式会社诉吉利公司商标侵权案”即为适例。
该案法院指出,吉利公司在对涉案美日汽车进行宣传时使用“丰田”及TOYOTA”文字,是对汽车发动机所具有的性能、来源进行说明,向消费者介绍汽车产品配置的主要部件的技术、制造等来源情况,便于消费者对汽车产品的基本情况有所了解,这种对汽车产品配置进行介绍或说明的方式是符合商业惯例的;吉利公司并未将“丰田”及“ TOYOTA”文字作为涉案美日汽车的商品标识予以使用,“丰田”及“ TOYOTA”文字在此不具有用来标识美日汽车产品和吉利公司的意义,未对“丰田”及“ TOYOTA”注册商标权造成损害。典型案例还如“(美国教育考试服务中心( Educational Testing Service,简称EIS)诉北京市海淀区私立新东方学校侵犯著作权及商标权纠纷案”、卡特彼勒公司诉瑞安市长生滤清器有限公司商标侵权纠纷案”“星源公司与青岛星巴克咖啡餐饮有限公司商标侵权纠纷上诉案”等。“(美国)教育考试服务中心( Educational Testing Service,简称ETS)诉北京市海淀区私立新东方学校侵犯著作权及商标权纠纷案”则体现了两审法院对被告使用原告“ TOEFL”商标的行为是否构成正当性使用在认定上存在的分歧。
一审北京市第一中级人民法院认为,被告使用的“ TOEFL”字样与ETS的注册商标完全相同,使用的商品类别也相同,故其行为根据我国《商标法》的规定构成对EⅠS商标权的侵犯。该案二审北京市高级人民法院则认为:“新东方学校对‘ TOEFL是在进行描述性或者叙述性的使用,其目的是为了说明和强调出版物的内容与‘ TOEFL’考试有关,是为了便于读者知道出版物的内容,而不是为了表明出版物的来源,并不会造成读者对商品来源的误认和混淆。”鉴于我国司法实践中对于商标的指示性使用的判断和认定已经积累了较为成熟的经验,同时,为避免司法判决在审理同类案件时出现上述类似的分歧,建议将这类型的商标使用作为法定免责事由在商标法中予以明确。