按照 Summit案的标准,只要两个产品之间不存在“实质性差别”就可构成“全部侵占”,该标准比版权法上的“实质性相似”标准还严格。因为按照版权法上的“实质性相似”标准,仅仅是复制或几乎相同并不必然导致侵权,还需要分析这些相同的部分是否属于受版权法保护的对象;而 Summit案所确立的“全部侵占”标准更容易达到,商标法的目的在于避免消费者混淆和防止不正当竞争,“全部侵占”标准关注的是产品之间的差别是否如此细微以至于消费者可能混淆,以及该产品是否实际上被盗用。
此后,第九巡回法院受其他巡回法院的影响将“全部侵占”界定为“复制或擅自使用整个物品的实质部分”,认为“对产品的细微修改可能导致顾客混淆,然而仅仅大体上相似的产品不会导致顾客混淆”。在反向假冒中,如何认定原被告的产品是否为同一产品,对市场竞争具有重要的影响。如果采取的标准太严,被告作出一些改变后仍然被认为是同产品,将限制被告以他人产品为基础进行改进和提高,这对些中小企业来说影响尤其大。例如,某甲以乙公司的溜冰鞋为基础提出了改进方案,甲想自己凭借该技术进入溜冰鞋行业但缺乏资金和设备,因此直接从市场上购买了乙公司的溜冰鞋,并以该溜冰鞋为改进对象,将改进后的溜冰鞋以自己的品牌推向市场。如果要求甲改进后的溜冰鞋与乙公司的溜冰鞋存在重大的区别,甲的行为很可能构成反向假冒,这样将阻碍甲品牌的创立,甚至最终可能导致该技术无法被产业化,不利于产品改进和创新。当然如果采取的标准太松,又可能放纵被告侵占原告产品。笔者认为,为了有利于我国经济的发展,最好采取相对较松的标准。不管采取何种标准,如果将原告的产品作为被告产品中的一部分,被告没有使用原告商标的行为不构成反向假冒。例如,电脑桌生产厂家使用竞争对手制造的桌腿作为向潜在消费者展示的样桌之一部分,不构成反向假冒,因为消费者不会关心桌子组成部分的来源。
反向假冒作为虚假陈述之一种,必然要求导致消费者混淆的可能性。是否存在混淆的可能性需要根据相关证据来认定,例如,旅店经营者在目录册中将竞争者提供的服务错误地描述为自己的服务,极有可能导致消费者混淆,从而构成反向假冒。家向建筑行业数据库经营者提供软件和技术支持的合作伙伴,通过电子邮件告知其顾客:合作合同即将到期,它将按照独立的协议继续向他们提供服务,在签订新合同前将临时性地解决各种问题。建筑行业数据库经营者认为该电子邮件给顾客留下这种印象:以其商标为名提供的服务,来源于或至少部分来源于其合作伙伴,以此为由提起反向假冒诉讼,结果得到了法院支持。
反向假冒的第三个要件,即“对来源的错误指示可能导致消费者混淆”,与前两个要件,即“争议中的产品源于原告”和被告错误地指示了产品的来源”,具有密切的关系。前两个要件是第三个要件的必要而不充分条件,如果不符合“争议中的产品源于原告”,原告在该诉讼中就不适格,如果没有“被告错误地指示了产品的来源”之行为,就不可能导致消费者混淆,当然即使具备了这两个要件也不必然导致消费者发生混淆。