美国反向假冒的构成要件。美国司法实践中一般认为,反向假冒应当具备三个要件:(1)争议中的产品源于原告;(2)被告错误地指示了产品的来源;(3)对来源的错误指示可能导致消费者混淆。另外有一些法院认为还应当具备第四个要件——原告由于被告错误地指示产品来源而遭受损害。
对于《兰哈姆法》第43条第a款规定中所使用的“产品来源”,除了有形财产的生产者外,是否包括有形财产中所包含的著作权人、专利权人等,美国司法实践中曾存在一些分歧,美国最高法院在 Dastar商标案中澄清了该分歧,该案判决明确指出,“产品来源”是指有形财产的生产者,而不包括这些产品中所涵盖的任何思想、概念或信息之作者。美国最高法院作出这种界定是非常有必要的,因为如果将产品来源包括产品中所涵盖的思想、概念或者信息的提出者,可能再现已经超过版权或专利保护期限的产品,利用反向假冒获得保护,将会模糊商标与版权或专利之间的界限,为了维护著作权人、专利权人与社会公众的利益平衡,商标法不可能通过反向假冒制度来保护那些超过保护期限而处于公共领域的作品或发明。此外,还提出产品来源”除了有形财产的生产者外,还包括对该有形财产的生产承担责任的商标所有人。
被告错误地指示了产品来源,实际上包含两个要素,一方面被告作出了改变、消除或取代原告的识别性标识,另一方面这种行为未经原告同意。如果双方当事人之间存在合同关系被告可以从该合同中推导出有权利作出这种改变、消除或取代原告的识别性标识,就不构成反向假冒。例如,在 Green BookIntern.Corp.v. Inunity Corp.反向假冒商标案中,原告是软件许可方,它以被许可人在销售该软件之前去掉了原告的识别性标识为由提起反向假冒诉讼,法院驳同了该诉讼请求,理由是原告自己以2000美元的标识许可费为报酬去掉了该识别性标识,法院还进一步指出,即使该许可协议的范围不确定,被告的销售行为是否属于未经许可仍然是一个大问题。如果原告的产品被改变或者被作为被告产品的一部分,更换原告的商标是否构成反向假冒则是一个比较棘手的问题。在 Shaw v. Lindheim案中,第九巡回法院将反向假冒限于“全部侵占”之情形,声称我们拒绝扩大《兰哈姆法》的保护范围以涵盖联邦版权法可以提供充分救济的情形”。
第九巡回法院试图通过采取“全部侵占”标准来平衡反向假冒背后的竞争政策:一方面应当对原告在发展产品或服务上所花费的时间、劳动和精力给予指定,另方而自由地模仿、复制和改进产品对自由市场经济来说又至关重要。通过这种严格的限制标准,法院试图惩罚那些将从竞争者的成果中获利和“搭便车”的人,同时又鼓励改革和发展并促进健康竞争,尤其是对那些不受版权法和专利法保护的产品进行改革和发展。但随后这种严格的“全部侵占”标准出现了松动,在 Sunnit Machine Tool Manufacturing Corp.v. Victor CNCSystems案中,法院认为精确地复制并不是构成“全部侵占”的必要条件,“被告对他人产品稍作修改后就贴上其他商标进行销售或许诺销售的行为,仍然可能属于具有过错的反向假冒行为”。