在商业上使用”被欧盟法院解释为“为了获得经济优势的商业行为,而不是私人事务”。从商标以及《商标法》的属性来看,有必要将“在商业上使用”作为商标侵权的前提条件。商标是标识和区别商品或服务经营者的标识,它是商业性标识符号,《商标法》是有关贸易(或竞争)的专门法。《商标法》的这种性质成为制定《欧共体商标指令》和《欧共体商标条例》的动力和原因,也是 TRIPs中专门规定商标相关条款的原因。 Berger先生曾说过:“……商业上使用之要求确定了商标法在社会上的地位:贸易和贸易过程中的竞争”。
德国学者Feer也说道:“和竞争法样,商标法中的‘在商业上使用’都是为了解释竞争,商标法限于商业性竞争和为了规制公司的市场行为。”通过“在商业上使用”之要件,商标法旨在清晰地区分非商业性情形,这种非商业性情形包括但不限于个人和私人领域。美国《兰哈姆法》在这方面体现得非常明显,第32条第1款、第43条和第45条都明确规定,商标侵权行为限于“商业上使用”的情形,而将非商业性使用排除在承担商标法责任的情形之外。如果不使用“在商业上使用”来限制商标侵权的范围,《商标法》很可能侵入到个人和私人领域,这将对言论自由和整个社会的自由都造成消极影响。例如,可能出现在一首歌曲中讽刺他人牛肉难吃而具有承担商标侵权之风险,在艺术作品中借用他人的产品表达自己观点也可能构成商标侵权,甚至可能会出现我国“彼得兔”商标侵权案一样,因为出版的“彼得兔”系列图书中出现了被他人注册为商标的“彼得兔及图”而被判定构成商标侵权。《比荷卢商标法》由于没有将“在商业上使用”作为商标侵权的限制条件,阿姆斯特丹法院在2005年判定,一个环保组织在批评一家超市出售的葡萄中杀虫剂超标时使用了该超市的商标标识而构成商标侵权。
这与美国的判决恰恰形成鲜明对比,美国的法院认为“如果不存在混淆的可能性,即使被告突出地使用了原告的商标标语,也不会导致商标责任”。一般来说,对非商业性言论的规制不属于《商标法》的范畴,如果存在虚假的、误导性的、丑化或诽谤性的言论,通常用《侵权行为法》来裁定。欧盟法院也认识到了在言论自由方面的社会公共利益与商标法对“在商业上使用”的要求之间的微妙平衡,在 Arsenal商标案中说道:“一个人在自己钥匙扣上标记出‘BMW’,标识的私人使用行为显然是合法的,因为这种行为除了给钥匙所有人提供一些便利外并不会使他获得实质性的优势。同样,在20世纪60年代 Andy Warhol在他创作的油画中使用了 campbel品牌的汤也是合法的,虽然这种行为明显获得了经济利益。商标所有权范围的激进观点将可能剥夺一些特殊表达图片的当代艺术作品。其他非商业性使用行为,如为了教育目的的使用,也应当排除在商标所有人可获得保护的范围之外。”