正因为“在商业上使用”是界定商标权范围的重要因素,在商业上使用”作为商标侵权的前提要件已经得到了 TRIPs(第16条第1款)、美国《兰哈姆法》(第32条、第43条和第45条)、《欧共体商标条例》(第9条第1款)和许多欧盟成员国商标法的采纳。欧洲有学者指出,“如果该款将在商业上使用作为条件,99%的非商业性政治的、意识形态的、科学的、艺术的、私人或个人的)使用都将排除在商标侵权的范围之外,就没有必要再引用宪法上的言论自由作为抗辩”,而《欧共体商标指令》第5条第5款没有将“在商业上使用”作为商标侵权的条件,是一个天大的错误。我国《商标法》没有将“在商业上使用”作为商标侵权的构成要件,笔者认为,我国司法实务界在认定商标侵权行为时,应当将“在商业上使用”作为商标侵权的必要要件。
由于商标权具有地域性,因此只有在我国领域内的商业上使用,才可能构成商标侵权。一般情况下,该使用行为是否发生在我国领域内比较容易判断,但如果国外发生的广告通过其他渠道流入到我国领域内,是否属于发生在我国领域内则是个棘手的问题。这种情形在因特网中发生越来越多。
笔者认为,在处理这类问题时可以借鉴英国的做法。雅各布( Jacob)先生认为,这种情形下需要根据发布广告的目的和效果来作出决定。1因此,爱尔兰商铺在一家杂志上发布广告,虽然该杂志同时在爱尔兰共和国和英联邦发行,但不构成对原告在英国商标权的侵害,因为它不是在英国使用,也不是在英国的商业过程中使用。同样的道理,不能因为英国的因特网用户可以访问该商铺在爱尔兰举办的网站,就判定该商品侵害了英国的商标权。但是,如果该商铺发布广告的目标群体是英国消费者,以英镑的方式标注价格,进行跨国销售,这就构成了在英国的商业上使用。