由于在商标权取得问题上,大多数国家采用注册取得原则,驰名商标的种类相应地也可以分为两类:注册的驰名商标和未注册的驰名商标。
(一)注册的驰名商标
注册的驰名商标指特定商标被认定为驰名商标的时候巳经在所在国注册。大多数驰名商标为注册的驰名商标,我们通常所说“跨类保护”的驰名商标指的就是注册的驰名商标。驰名商标形成源于该商标的长期使用和经营,由于世界大多数国家在商标权取得问题上采取注册取得原则,一般由先申请注册的人取得相应商标权,注册是取得商标专有使用权的前提。
(二)未注册驰名商标
未注册驰名商标指的是经过长期使用,为相关公众广为知晓的,并具有较高声誉的未注册的商标。《巴黎公约》、 TRIPS协议等国际公约中并没有将驰名商标限定于注册商标。我国实行商标自愿注册原则,只有在例外的情况下才实施商标强制注册,即在人用药品和烟草制品上必须注册商标,因而,除了在这两类商品上不可能存在未注册的驰名商标之外,从理论上讲,其他类别商品或服务上所使用的未注册商标均有可能通过使用而成为驰商标。不过由于1996年的驰名商标认定和管理暂行规定》中将驰名商标限定在“注册商标”之列,在实践中部分商标权人对未注册的驰名商标的认识还存在一定的误区。
实践中未注册驰名商标得到认定的数量远远少于注册驰名商标得到认定的数量。相对注册商标而言,未注册商标由于自身的局限性,很难用以长期的使用和经营:
其一,在标注的商品或服务取得相当的影响力之前无法取得专有权,难以制止他人的仿冒或者同时使用;
其二,如果他人先申请注册了相同或近似的标识在同类或类似的商品或服务上,则进一步使用该商标构成商标侵权;
其三,即使该商标标示的商品或服务已经知名,从理论上看,有权在他人仿冒时候提起反不正当竞争诉讼,在他人注册申请中有权以他人抢注为由要求不予注册或者要求已经注册的商标予以撤销,但要证明自己的商品为知名商品的难度非常大。
所以未注册商标的维权之路比之普通注册商标难度显而易见。如北京一家企业因他人仿冒自己商品的未注册商标提起诉讼过程中,为了证明自己商品已经是知名商品,提供了该商品近三年的销售量、市场占有率投放广告的覆盖地域和投放资金等证明,并作了相应的市场调查,但历经两审终审仍未得到支持,判决虽然认定了被告的商标与原告相似,原告的使用在先,双方所标示的商品属于同类商品,但同时认为,原告所提供的证据中销售量不能证明市场占有率,投放的广告是这家公司针对自己一系列商品的而非仅仅针对涉诉的商品,市场调查缺乏权威性。最后法院认定原告因为不能证明自己的商品为知名商品,对其诉讼要求认定被告仿冒行为构成侵权不予支持。
这一案件非常典型,原告依据知名度涉及的各个方面竭尽全力提供证据,但由于未注册商标保护属于弱保护,即原则上来说这些标识属于公有领域中公众可以自由使用的,只有例外情形—所标示的商品属于知名商品之列时才有权禁止他人的仿冒,所以法院的证据审查事实认定上非常严格,不会轻易将公有领域的标识划归任何一方独占使用,所以这类诉讼的性质本身就决定了原告胜诉的难度。