对于商标淡化的构成要件,很多美国法院法官都试图进行总结,但由于受到商标混淆可能理论的影响,很多对商标淡化构成要件的总结并不准确1989年美国第二巡回法院在 Mead Data Cent.,w. Toyota Motor Sale,U.S.A.,Inc一案的判决书中,对于形式化分析商标淡化的构成要件提出了6个要素:(1)商标的相似性;(2)贴附商标的产品的相似性;(3)消费者的经验;(4)掠夺性的目的,将竞争对手排挤出市场的目的;(5)在先商标的声誉;(6)在后商标的声誉。但却遭到了一些学者的批判:“这些要素是典型的混淆可能分析的产物,与商标淡化不具有特别相关性,或者说对解决由于模糊引起的淡化争议没有帮助。”麦肯锡认为,对于商标淡化行为可以从3个方面进行分析:(1)多重侵犯性使用将引起不断积累地对知名商标的损害;(2)对于普通消费者来说,被诉商标将使人想起知名商标;并且(3)模糊将导致对知名商标的力量造成损害。这里小编主要根据商标显著性理论对第二个方面的要件进行分析,即对于普通消费者来说,被诉商标的淡化使用是否会使消费者联想起知名商标。
淡化理论假设相同商标在被使用在不相类似的商品上时,消费者会首先联想起某个知名商标。从商标显著性的角度来看,对于有些商标,如臆造性商标确实会发生该联想的假设。其原因就在于臆造性商标是新创造的商标,在一定语言或文化背景中除了标示特定来源并不具有其他意义。例如,普通消费者如果在报纸广告上看到了 KODAK旅行社,他会想起生产照相机和胶卷的 KODAK公司。这是因为对于这个词语,并不存在其他意义。在这样的案件中,这样的假设是存在的,即在后商标让人想起了知名商标。
但是,这一心理假设并不是对所有商标都是成立的。例如,对于显著性同样较强的任意性商标,由于该商标在原有语言或文化背景中是有意义的,因此如果将它使用到不相似的商品种类中,普通消费者并不一定就会首先想到在先使用的知名商标。例如,著名网上图书出版商 AMAZON商标,它不是一个臆造性商标,而是一个任意性商标,根据维基百科的解释该词语共有9种意义:(1)南美洲的亚马孙河;(2)希腊神话中的一个民族;(3)亚马孙雨林;(4)亚马孙平原;(5)亚马孙巴西的行政区之一;(6)委内瑞拉的行政区域之一;(7)秘鲁的行政区之一;(8)哥伦比亚的省份;(9)亚马孙公司:美国的网上商店。而当消费者在与网上书店无关的领域,见到 AMAZON商标时,为什么会立即想到知名的 AMAZON商标呢?为什么不会想到该商品来自于具有生物多样性的亚马孙热带雨林,或者与神秘的亚马孙女战士有关呢?小编认为,在这种情况下并不能得出看见 AMAZON商标立刻就会联想到 AMAZON网上书店的结论。那么在这种情况下,该商标在非相似商品上的使用是否会导致在先商标显著性的淡化是值得商榷的。
美国《兰汉姆法案》第1125条第1款规定:如果他人在商业中对商标或商号的商业性使用是在该商标取得知名度之后,而且导致了该知名商标显著性的淡化,知名商标的所有人有权依照衡平法的原则和法院认为合理的条件,获得对该使用的强制令,以及本款规定的其他救济。在判断一个商标是否显著和知名时,法院可以考虑但不限于下列因素:(a)该商标固有的和经使用取得的显著性程度;(b)该商标在相关商品或服务上持续使用的时间和程度;(c)该商标广告宣传的持续时间和程度;(d)该商标被使用的商业区域的地理范围(e)使用该商标的商品或服务的商业渠道;(f)该商标在商标所有人和强制令所针对的人的商业区域和商业渠道内的知名度;(g)第三方对相同或相似商标使用的性质和程度;(h)该商标是否已依据1881年3月3日的法案,或1905年2月20日的法案注册,或已在主注册簿上注册。该规定十分详细地对判断商标淡化需要考虑的因素进行了列举。但问题是,在具体案件中,如何证明上述要素存在,并且要证明在先商标显著性正在淡化而不是存在淡化之虞是存在很多困难的。