我国学者关于商标反淡化研究的文献都认为,我国关于商标淡化的最早规定是1996年8月14日国家工商行政管理局第56号令发布的《驰名商标认定和管理暂行规定》。《驰名商标认定和管理暂行规定》在第8条中规定,将与他人驰名商标相同或相似的商标在非类似商品上申请注册,且可能损害驰名商标注册人权益的,不得注册为商标。并在第9条中规定,将与他人驰名商标相同或者近似的商标使用在非类似的商品上,且会暗示该商品与驰名商标注册人存在某种联系,从而可能使驰名商标注册人的权益受到损害的,驰名商标注册人可以自知道或者应当知道之日起两年内,请求工商行政管理机关予以制止。有学者认为,从严格意义上说第9条不是关于商标淡化的规定,因为和 TRIPS协定第16条第3款一样,“暗示该商品与驰名商标注册人存在某种联系”实属“画蛇添足”。第8条规定的反淡化保护仅限于注册的驰名商标,针对的是商标的注册申请,由此可见《驰名商标认定和管理暂行规定》并没有对商标淡化问题进行全面的规范。2013年修订的《商标法》在第13条第2款中规定,就相同或者类似的商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。该规定,同样存在着将商标淡化理论混同于混淆可能理论的嫌疑。在我国的法院系统,2003年最高人民法院在给下级人民法院的答复函中,就曾提及“淡化”的概念。2003年11月4日最高人民法院《关于对杭州张小泉剪刀厂与上海张小泉剪刀总店、上海张小泉剪刀制造有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷一案有关适用法律问题的函》([2003]民三他字第1号)指出:使用与他人在先注册并驰名的商标文字相同的文字作为企业名称或者名称中部分文字,该企业所属行业(或者经营特点)又与注册商标核定使用的商品或者服务相同或者有密切联系,客观上可能产生淡化他人驰名商标,损害商标注册人的合法权益的,人民法院应当根据当事人的请求对这类行为予以制止。
也有法院在判决书中引用了淡化理论。如武汉市中级人民法院在立时国际有限公司与武汉立邦涂料有限公司侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷案中,认定被告将原告驰名商标“立邦”登记为企业名称中的字号,使他人对其商品的来源产生混淆,“且造成立邦驰名商标的淡化”。但是,在法律文件中出现的“淡化”词语并不意味着“淡化理论”获得立法或司法的肯认。
2009年出台的《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第9条第2款规定“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的”,属于《商标法》第13条第2款规定的“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。应当说该条文中所提及的“减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉”的情形属于最典型的商标淡化行为,由此可见,最高人民法院的该司法解释实际上有引入商标反淡化制度的意图,但它将商标淡化行为归属于《商标法》第13条第2款规定的“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”的情形中,似乎又有将商标“淡化行为”视为一种特殊“混淆行为”的嫌疑。有学者就指出“该司法解释以并无商标反淡化因子的《商标法》第13条为基础引入商标反淡化制度,缺乏坚实的法律依据,而且使‘商标淡化’寄居于‘商标混淆’之篱下在理论上难谓妥当。”在我国商标理论界,有学者支持引入商标淡化制度,但保护商标的范围不应当局限于驰名商标,而应当包括所有具有一定知名度的商标。小编认为,我国现行的驰名商标“跨界保护”并不能包容商标的反淡化制度,应当在商标法中设立独立的反淡化条款。对于反淡化保护的商标是否应当扩大到具有定知名度的商标,小编认为,问题的关键在于行政机关、司法机关在对商标进行适格判断时是否能够重视对相关消费者认知状态的尽职调查,是否能够承认消费者调查问卷的直接证明效力。使得对知名商标的认定不再像对驰名商标的认定那样成为对企业经营实力和商业信誉的认定,商标显著性的减弱首先是作为消费者认知状态的变化而存在的,企业生产经营规模、商标使用范围、广告宣传规模的相关证据并不能证明消费者认知状态发生了变化,也无法替代消费者调查问卷的证据地位。