一般情况下,商标侵权是使消费者将在后商标所使用的商品误认为来源于在先商标所有人,或经其赞助或同意。但在特定情况下,被控侵权的商标所有人之行为也可能使消费者将在先商标使用的商品误认为来源于在后商标所有人,或经其赞助或同意。前一种情况为商标侵权的一般情形,可称之为“顺向混淆”;后一种情况则为“反向混淆”。美国成文法中并没有明确区分“顺向混淆”与“反向混淆”的概念,它们是由法院通过一系列判例加以确认的。同时,反向混淆理论在《不正当竞争法重述》得到了肯定,并被美国专利商标局所采纳。
反向混淆理论由 Big Foot案首创。该案原告“Big O"是一家年销售额仅20万美元的小规模地区轮胎批发商,被告“ Goodyear"则是年销售额达52.5亿美元的全球最大的轮胎制造商。原告于1973年末计划并于1974年2月开始在斜纹轮胎上使用“ Big Foot"商标,被告在同年夏季决定在新的线形轮胎上使用“ Big Foot"商标并制定了600万美元的全国性广告计划。2被告在广告及销售计划即将付诸实施期间得知原告的使用,在双方协商未果的情况下,被告按原计划进行了广告和销售。由于被告的规模、名气和广告宣传力度占优,看到广告的消费者到原告商店购买被告的产品,原告的经销商不得不向疑惑的顾客解释其销售的是“ Big Foot”斜纹轮胎,而非被告的BigFoot'”线形轮胎。随后,原告向科罗拉多地方法院提起商标侵权之诉。法院以存在混淆可能性为据判定被告侵权,并处赔偿金和惩罚性赔偿金。被告不服判决提起上诉。第十巡回法院支持了地方法院的认定,不过减轻了赔偿金和惩罚性赔偿金。在诉讼中,陪审团和法官赞同了原告的主张,即消费者可以合理地认为原告的“ Big Foot”轮胎是来源于被告,甚至认为原告侵犯了被告的商标。被告的抗辩理由是,只有被告利用了原告商誉才存在侵权责任,而本案中,被告既没有利用原告商誉的意图,也没有将其商品欺骗性地让消费者误认为是原告的商品。法院驳回了被告的主张,因为“如果法律责任仅仅局限于欺诈,则任何具有相当规模和资源的人都可以采纳(他人的)商标,并将其作为在后使用者产品的标识开发出新的含义。本案中 Goodyear不当使用商标的行为毫无疑问是不正当竞争,必须受到起诉”。反向混淆案件中,认定侵权责任的基础仍然是混淆可能性一一显然,不存在混淆,就无所谓反向混淆。因此,“反向混淆与顺向或一般的混淆并不构成各自独立的权利主张;它们仅仅是商标侵权的可选择性理论”。反向混淆理论在美国的产生和兴起是与其坚持商标保护的使用原则密切相关的。实际上,上述 Big Foot案就属于法院适用普通法来解决未注册商标纠纷的案例。适用反向混淆理论,一方面要保护在先使用人创立其商誉以及进入新市场的能力;另一方面也应当根据衡平原则合理考虑在后使用人的善意使用与投入。如果在先使用人的唯一优势只在于在先使用本身,而善意的在后使用人通过诚实劳动和巨大投入已经将相关市场开发出来,则强迫在后使用人彻底改变其使用计划就可能并不公平。因此,一些法院在适用反向混淆理论认定侵权之后,通常会依据衡平原则决定合理的救济措施。在混淆可能性的认定方法上,反向混淆与顺向混淆案件并无本质区别。不过,商标本身的强度可能在认定时具有更重要的价值。如果商标本身具有描述性,只有获得第二含义之后才能得到保护,则反向混淆就可能有利于在后使用人,因为恰恰是在后使用人的使用才使该商标具有了可受保护性。