一、注册商标应一并转让
根据我国《商标法实施条例》第25条第2款规定,转让注册商标的,商标注册人对其同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让;未一并转让的,由商标局通知其限期改正;期满不改正的,视为放弃转让该注册商标的申请,商标局应当书面通知当事人。注册商标的转让:(1)转让人如果在同种或者类似的商品上注册了几个相同或近似的商标,转让时应一并转让,不能单独转让其中某一个;(2)转让人应将注册商标的专用权全部转让,不允许将注册商标指定保护的商品进行部分转让。
从实际生活来看,如果商标注册人对其在同一种或类似商品上注册的相同或者近似的商标不一并转让,这些相同或者近似商标的注册人就可能出现不同,使得消费者无法辨别和区分商品的来源。为防止这些问题的出现,商标注册人对其在同一种或类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。根据《商标法实施条例》第26条第2款的规定,注册商标专用权因转让以外的其他事由发生移转的,注册商标专用权人在同一种或类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并移转;未一并移转的,由商标局通知其限期改正;期满不改正的,视为放弃该移转注册商标的申请,商标局应当书面通知当事人。
二、防止一个商标的两次转让
例如,商标转让人将其注册商标先后分别转让给不同的受让人。当然这里需要分析的是假如商标转让人与第一个受让人缔结商标转让合同之后,隐瞒上述事实又与第二个受让人缔结商标转让合同那么从合同的角度分析第一个商标转让合同成立并而第二个合同则属于可撤销的合同(由于商标转让人向商标受让人隐瞒了已与他人在先缔结商标转让合同的事实);再假如第二个商标受让人知道商标转让人所隐瞒的事实后并不行使撤销权,则第二个商标转让合同也有效。对此,第一个商标受让人有权要求商标转让人继续履行商标转让的义务,如办理注册商标转让手续。而第二个商标受让人只能要求商标转让人承担不能履行商标转让的违约责任。
三、已经许可的商标可以转让,应注意征得同意
转让人如果正在许可他人使用其注册商标期限内,须征得被许可人的同意方可转让给第三者。
有的准备转让的商标已经被商标权利人设置了质押,或者已经被许可给其他人使用(并在商标主管机关备案登记),或者已经被其他人提出撤销申请等。上述负担会严重影响到商标的顺利转让。例如关于“奥妮”商标转让而产生的纠纷即如此。该案中,厂州立白公司花费巨资受让取得了“奥妮”商标,但是,却没有注意到之前“奥妮”商标权利人已经将该商标独占许可给了香港一家公司,并且这种许可已经备案。如此,则对于“奥妮"商标究竟应当由谁来使用就会出现纷争。其实如果广州立白公司在受让“奥妮”商标之前,进行商标的查询就比较容易发现准备买人的“奥妮”商标是否已设置了权利负担,从面为其是否买入或者是否以如此高的价钱买人提供参考。四、交付商标注册证并不等于已经转让
请看一则案例。胶南市某食品加工厂(私营企业),主要经营雪糕、冰激凌、冷饮等冷食。在经营中,法人王某将生产的冷食,分别注册了3个商标,其表弟孙某开办了一冷食加工厂,王某将雪糕的商标给了孙某,让其生产雪糕,由于两人是亲戚关系,王某给孙某雪糕商标时,并没有办理有关商标转让手续,只是将《商标注册证》送给了孙某。3个月后,孙某生产的雪糕出现质量问题,被消费者投诉,经胶南市工商局执法人员调查发现该商标的持有人并不是孙某,开始便认定为孙某假冒他人注册商标,但孙某一口否认,并将《商标注册证》出示给执法人员,认为自己生产的雪糕虽然存在质量问题,但并没有侵犯他人的商标注册权。
从该案例看,王某将雪糕商标送给孙某,并没有按照《商标法》和《商标法实施条例》的有关规定办理,而是擅自非法转让,所以,孙某生产带有注册商标的雪糕是不合法的《商标法》第44条规定:“使用注册商标,有下列行为之一的,由商标局赍令限期改正或者撤销其注册商标:(一)自行改变注册商标的;(二)自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项的;(三)自行转让注册商标的;(四)连续三年停止使用的。”因此,孙某要使用王某的雪糕商标,必须按照《商标法》和《商标法实施条例》的规定,签订转让协议、双方共同向商标局提交转让注册商标申请书,待商标局核准转让注册商标申请后,将原《商标注册证》加注发给孙某后,孙某才能合法生产确保质量的带有注册商标的雪糕。