[案情简介]
世都百货公司于1995年9月20日成立,注册资本为2000万元,原法定代表人为该公司执行董事胡镇江,公司经营范围为:销售百货,五金,交电,针纺织品,家具,建筑材料,医疗器械,工艺美术品,字画,副食品,烟(零售),美容美发,餐饮,摄影,咨询服务(中介服务除外),人才培训。1997年12月21日,世都百货公司经商标局核准注册了经美术变形的“世都”文字商标,有效期限为10年。2000年1月18日经工商局核准变更法定代表人为刘章伟。
胡镇江在世都百货公司任职期间,于1998年11月9日与王琪、王杨共同出资设立世都同盟商业管理公司,胡镇江为法定代表人,经营范围为:商业企业管理、策划、咨询;摄影服务;销售:百貨,针纺织品,家具,建筑材料,医疗器械,五金交电,工艺美术品,包装食品;美容美发。该公司注册资本为1000万元,其中胡镇江的出资颚占公司注册资本的40%。1999年1月21日,经世都同盟商业管理公司申请将“世都”商标由世都百货公司转让给世都同盟商业管理公司,并于同年1月28日公告。
世都百货公司于2000年1月20日向北京市第一中级人民法院提起诉讼,认为胡镇江在世都百货公司任执行董事期间,与他人共同出资注册了与原告经营范围同类的世都同盟商业管理公司,违反公司法规定的竟业禁止义务。不仅如此,朝镇江还利用在原告公司中担任执行董事和总经理职务的便利条件,在公司其他股东不知情的情况下,擅自将原告的注册商标无偿转让给了由他任执行董事、法定代表人并占有最大股份的被告公司,侵害了原告的合法权旒,违反了有关法律規定,原告要求法院判决:确认原被告之间转让“世都”注册商标的行为无效,并由被告将依无效行为取得的“世都”注册商标返还给原告。
针对原告的起诉,被告世都同盟商业管理公司提出答辩认为:(1)只有商标评审委员会有权对核准转让行为是否有效作出最终裁决,原告的请求实际上也是针对商标局的行攻行为提出的,故对该转让行为法院不应行使管辖权,也不应以世都同盟商业管理公司为被告;(2)原告是违法设立的企业法人,不具有合法的主体资格,不是合法的原告;(3)转让商标行为已经法定程序予以公告并生效,原告的主张没有法律依据;(4)胡镇江的个人行为与本案无直接的法律关系,即使胡镇江的行为构成竞业禁止,也不必然得出转让商标行为无效的結论。综上,被告认为原告的主张没有事实和法律依据,请求人民法院驳回原告的诉讼请求。
作为转让商标行为的直接当事人,第三人胡镇江提出:(1)原被告不属于同类企业自己没有违反公司法竞业禁止的规定;(2)根据公司章程赋予的权利和多年来的运作模式,作为公司的执行董事和法定代表人,胡镇江有权代表原告公司转让商标;(3)转让“世都”商标是胡镇江代表原告所为的善意行为,为了使“世都”商标不再贬值,胡镇江才代表原告将该商标转让,目的在于保护它、推广它,而转让时的无对价,也正是一种最恰当的对价;(4)原告的经营范围与“世都”注册商标登记的服务项目不同,将该商标转让给被告,正是使该商标的服务项目与与企业的经营范围相一致;(5)原告已经将该商标在22个类别上予以注册,胡镇江代表原告予以转让的只是其中的一个,原告还拥有其他“世都”商标可以使用。综上所述,要求法院驳回原告的诉讼请求。北京市第一中级人民法院审理后认为,商标专用权是我国《民法通》明确規定的一项民事权利,根据我国《民法通则》关于民事权利的規定,依法取得的商标专用权受法律保护。虽然商标专用杈的取得常经过行政管理机关的核准注册,但申请、登记、注册只是获得权利所需要履行的程序,并不能改变商标专用杈作为民事权利的性质。商标专用权作为一项民事权利,与其相关的财产所有关系及流转关系属于民事法律关系范畴,因此平等民事主体间就商标专用权转让行为的效力所发生的争议,是因民事法律关系而产生的纠纷,属于人民法院受理民事诉讼的范围。根据以上理由,原告的起诉系基于民事法律关系而发生的民事诉讼,符合民事诉讼法的有关规定,被告认为法院没有管辖权的理由不能成立。注册商标的转让虽需经商标局核准及公告才能生效,但商标局的核准及公告是基于当事人之间的转让行为产生的,转让行为是否有效,应由实施该行为的当事人承担贲任,对转让行为的审查属于民事诉讼的范围。因此,被告作为转让行为的一方当事人及争议商标现在的注册人,原告有权对其提起民事诉讼。被告有关自己不应是本案被告、应以商标局为本案被告的主张不能成立。被告主张原告是违法设立的企业法人,没有主体资格。经本院查明,原告是经国家工商行政管理机关核准登记注册的企业,工商行政管理机关至今并未撤销原告的企业法人资格,故被告的这一主张没有法律依据。
最后,北京市第一中级人民法院判决,依照《中华人民共和国民法通则》第2条、第55条、第58条第Ⅰ款第4项、第5项、第2款、第%条、《中华人民共和国公司法》第4条第1款、《中华人民共和国民事诉讼法》第3条、第108条第4项之规定判决:(1)原告北京世都百货有限责任公司与被告北京世都同盟商业管理有限公司转让“世都”注册商标的行为无效;(2)被告北京世都同盟商业管理有限公司于本判决生效之日起30日内将世都”注册商标返还給原告北京世都百货有限责任公司。
[本案焦点]
1.法院是否对本案有管辖权?
2.“世都”注册商标的转让行为是否无效?
[评析]
对于第一个问题,法院认为,商标专用权是我国《民法通则》明确规定的一项民事权利,根据我国《民法通则》关于民事权利的規定,依法取得的商标专用权受法律保护。虽然商标专用权的取得需经过行政管理机关的核准注册,但申请、登记、注册只是获得权利所需要履行的程序,并不能改变商标专用权作为民事权利的性质。商标专用权作为一项民事权利,与其相关的财产所有关系及流转美系属于民事法律关系范畴。因此,平等民事主体间就商标专用权转让行为的效力所发生的争议,是因民事法律关系而产生的纠纷,属于人民法院受理民事诉讼的范围,因此,法院有管辖权。
对于第二个问题,第三人胡镇江在世都百货公司任执行董事期间,与他人共同出资注册了与原告经营范围同类的世都同盟商业管理公司,违反公司法规定的竞业禁止义务。不仅如此,胡镇江还利用在原告公司中担任执行董事和总经理职务的便利条件,在公司其他股东不知情的情况下,擅自将原告的注册商标无偿转让给了由他任执行董事、法定代表人并占有最大股份的被告公司,侵害了原告的合法权益,应为无效转让行为。