《商标法》针对异议程序主要规定了程序性条款,并未直接规定商标异议裁定的实体条款。
由于异议裁定是对被异议商标的可注册性进行审查,异议裁定工作基本是援用《商标法》关于商标可注册性方面的条款。申请注册的商标是否应被核准注册的情形由《商标法》加以明确规定,具体条款为该法第9-13条、第15~16条、第28-29条、第31条。充分而正确地了解这些法律规定,有利于当事人在商标异议程序中更好地行使权利,也有利于地方工商局更好地指导企业维护自己的权利。以下结合这些条款就商标异议所涉及的主要实体问题进行说明。
(一)被异议商标违反《商标法》禁用条款
《商标法》在第9~12条中规定了不能作为商标注册的标志,一般可称为禁用条款。
1.《商标法》第9条第1款
该款规定:“申请注册的商标,应当具有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”该款有两层含义:第一,申请注册的商标必须具备显著性;第二,申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利冲突。
商标的显著性,又称商标的区别性和识别性,即能够起到区别作用的特性。关于显著性的规定在第11条中加以具体化(当然第11条并未涵盖缺乏显著性的所有情形)。他人在先取得的合法权利可分为两种类型,其一是在先的商标权,包括在先注册商标和在先申请的商标由第28条、第29条加以具体化;其二是除在先商标以外的其他在先权利,一般而言应包括姓名权、肖像权、著作权、外观设计专利权、厂商字号权、原产地名称权、域名等民事权利,与第31条对应。2.《商标法》第10条
该条是关于普遍适用的禁止使用为商标的标志的规定,又称为绝对禁止条款。由于是禁止使用为商标,当然更不能作为商标获准注册。
3.《商标法》第11条
该条是关于不得作为商标注册的标记的规定。符合该条规定情形的标志不能获准注册,但可以在商品包装上使用,因此该条又称为相对禁止条款。第11条规定的情形属于缺乏显著性,而不能作为商标注册的标志,与第9条关于显著性的规定相呼应。
4.《商标法》第12条
该条是对三维标志可注册性的限制条件,在内涵上与第11条相同。
(二)代理人或代表人恶意注册
《商标法》第15条是关于禁止代理人或者代表人恶意注册商标的规定。代理人或者代表人应做广义理解,即不仅包括商标代理人和商标代表人,还包括民法上的代理人和代表人。
异议人依据该条提出异议的,应当就以下方面的问题举证:
1.异议人就被异议商标享有权利；
2.被异议人为异议人的代理人或代表人；
3.被异议人与异议人是就办理被异议商标的申请注册或者其他商标事宜存在代理或代表关系。