(一)FTDA立法史
制定统一联邦淡化法的最早努力是1932年的 Perkins法案。该法案主要由谢契特起草,寻求将联邦商标保护扩展到“臆造的或任意性的”商标,以防止他人“可能对在先使用商标所有人的商誉、声望或商业信用造成损害” 的使用。然而,当时的国会担心这种保护的扩展会限制自由贸易并可能不公平地限制竞争,因此否决了该法案。制定统一联邦淡化法的第一次努力失败之后,一些州陆续制定并实施了州反淡化法,但是,州法保护存在两个突出的问题:(1)并非所有的州都实施了反淡化法,导致选择法院(oumshopping)的现象盛行,而且,在没有实施反淡化法的州,驰名商标所有人难以获得保护;(2)大部分州法依据1964年州商标示范法制定,用语粗略且没有将保护范围限定于驰名商标造成法院对实施州法持冷淡态度。因此,学界和工商业界不断呼吁制定并实施统一的联邦淡化法。1985-1987年间,美国商标协会(现国际商标协会”)成立了商标重新审查委员会,对美国的商标制度进行了彻底的研究商标淡化成为其中“最复杂的议题”。在该委员会研究报告的基础上,商标协会于1988年形成商标法修正案,并在其中加入了淡化条款。不过国会在审议该法案时,却担心淡化条款可能妨碍受宪法第一修正案所保护的言论自由最终将其删除。直到19年《联邦商标淡化法》(NDA)才被国会通过。经当时的克林顿总统签署之后,FTDA于1996年1月16日正式生效。
(二)FTDA主要内容
FTDA明确了淡化的定义,即“驰名商标识别和区分其商品或服务的能力减弱,而不论是否存在(1)驰名商标所有人与他方当事人之间的竞争关系;或者(2)混淆、错误或欺骗的可能性”。相应地,FTDA修正了《兰海姆法》第43条(C),为驰名商标所有人提供了联邦民事救济途径,以防止其商标的显著性遭受他人未经授权商业使用而造成的淡化。1999年商标修正案进一步将反淡化规定为对申请联邦注册商标提出异议以及对已注册联邦商标提出撤销的基础。从而驰名商标所有人可以在异议撒销和侵权诉讼中获得FIDA的保护。
FTDA将联邦淡化保护的对象限定于驰名商标但并没有给出驰名商标的定义,而是以未穷尽的方式列举了评判商标是否显著和驰名所需要考虑的8个因素:(1)商标的固有显著性和获得显著性;(2)商标在其商品或者服务上使用的持续时间和广度;(3)商标进行广告宣传的持续时间和广度;(4)商标使用的贸易地区的地理范围;(5)商标所使用的商品或服务的贸易渠道;(6)商标在其所有人及被控当事人的贸易地区和贸易渠道内的知名度(7)第三方使用相同或近似商标的性质和程度;(8)商标是否按照1881年《商标法》、1905年《商标法》注册或者在主簿上获准注册。(三) Moseley案之前法院对FTDA的适用
根据FTDA,原告要获得淡化保护应当证明以下几点:(1)原告在先商标必须驰名;(2)在先商标应当具有显著性;(3)被告在后标志的商业性使用;(4)被告在后标志的使用晚于原告商标成为驰名商标的时间;(5)被告的使用产生了淡化后果。
FTDA的施行曾被认为是淡化理论支持者取得的重大胜利标志着美国商标保护力度的极大增强。然而,“(法院司法实践的)数据显示,淡化并没有成为人们所期望的强有力的侵权理论。现在法院对淡化法的司法实践并不得力,且其热情随着时间的推移而被损耗”。出现这一局面的原因是:由于立法过程仓促,FTA的用语粗略、部分概念含混不清楚。例如,FTDA在不同位置使用的“显著性”( distinctiveness)或“显著的”( distinctive)似乎具有不同的含义,但却未予区分。又如该法仅仅列举了判定商标是否驰名的因素但并没有就认定标准给出明确的说法。这些语焉不详之处给以后司法实践的混乱埋下了祸根。在美国最高法院于2003年对 Moseley一案作出判决之前,法院对FTDA的适用存在以下明显的分歧：
1.受保护对象仅限于固有显著性商标,还是也包括获得显著性商标
大多数法院认为,经过长期使用和大力宣传而具有了获得显著性的商标应当受FTDA的保护。例如第三巡回上诉法院在 Times Mirror Mags,,lnc.v.IasⅤ egas Sports news,L.L.C.一案中认为,FIDA并没有将固有显著性作为保护的前提,固有显著性只是评估商标是否驰名的一个参考因素,而非限制性规定。原告的“ THE SPORTING NEWS”商标虽然具有描述性,但经过原告的努力经营已取得了较强的第二含义,具有了极高的知名度,符合FTDA保护所要求的驰名条件。最终法院支持了原告的诉求。在此问题上第二巡回上诉法院的观点显得有些特立独行。在 TCPIP Co.v. Haar Comms.lnc.案中,原告使用于儿童服饰零售服务上的“ THE CHILDREN' S PLACE(儿童广场)商标已获得联邦注册;而被告却在为儿童提供互联网入门教育的网站上注册了域名“thechildrensplace.com”。地区法院认为被告的域名对原告的商标构成了侵权和淡化,并颁发了临时禁令。此案上诉至第二巡回上诉法院之后,侵权认定部分被维持,淡化认定部分却被推翻。该上诉法院指出,“ THE CHILDREN' S PLACE”为描述性商标,缺乏必要的固有显著性。描述性商标在传统的商标制度下只获得了相对较弱的保护,如给予其反淡化保护,会不适当地限制竞争。因此,“作为一个法律问题,描述性商标不受FTDA的保护”。
2.仅具有“利基知名度”( Niche fame)的商标能否成为TDA的保护对象
在国会通过FDA之前,一些仅在有限地理区域或贸易行业内具有知名度的商标获得了州反淡化法的保护。法院通常将该受限定的知名度称为“利基知名度”。利基知名度体现在两个层面:第一,不在全美国而仅在部分地区具有知名度;第二,仅在特定的商品上或服务领域内具有知名度。FTDA并未明确将利基知名度商标排除在保护范围之外。由于缺乏立法上的指引,法院对此问题的态度不一。例如,第三巡回上诉法院在WAWA案中就对仅在康涅狄格州较为有名的原告的商标WAWA提供了联邦淡化保护。但是, STAR MARKET案的审理法院则认为,原告仅在个州对 STAR MARKETS商标的长期突出使用,并不足以使其成为FTDA所指的驰名商标。3.原告只需证明淡化的可能性,还是必须证明存在实际淡化
第四、五巡回上诉法院基于FDA关于“造成了淡化”( causes dilution)的用语认为驰名商标所有人必须证明存在实际淡化。第四巡回上诉法院在Ringling Bros案中指出,FIDA将淡化定义为“驰名商标识别和区分其商品或服务的能力减少”,其中的“能力”一词是指“已有的能力”,而非“将来的能力”。该法院担心,“淡化可能性”标准是假定所有相同或近似商标的使用都会对驰名商标造成损害,这会导致对驰名商标的保护过度,不利于竞争及消费者的自由选择。但是,以第二巡回上诉法院为代表的其他巡回上诉法院则明确坚持“淡化可能性”标准。这些法院反对实际淡化标准的理由是,该标准不仅明显违反了FDA的立法意图,而且给原告施加了不可能完成的举证责任。
4.玷污是否属于FDA的诉因范围
在FTDA的立法史上,商标重新审查委员会1987年的报告认为,“商标玷污和毁谤是一个单独的不法行为形式”,与“谢契特的传统淡化概念无关”,因此将制止商标玷污作为与淡化条款相分离的独立条款提出。最终通过的FIDA虽然没有将玷污作为独立条款加以规定,但也没有将它明确纳人淡化条款。FTDA将淡化定义为“驰名商标识别和区分其商品或服务的能力减弱。”按照此文字的表述似乎只有弱化符合淡化的定义,而玷污虽然通常会使驰名商标的声誉受到伤害但未必会影响其识别和区分商品或服务的能力。就此第四巡回法院在 Ringling bro案提出了疑问,“如何在概念上将玷污放在淡化理论中呢?”