淡化的概念是由德国法院最早提出,对此,美国学者并不讳言:“很明显,淡化概念作为一个独立的商标保护之基础,发源于德国法院。该概念是在20世纪二三十年代由 Frank Schechter通过文章和国会证词引入美国。
在淡化的概念被引进美国之前,美国法院已经开始了在非竞争商品上处理商标纠纷案件的探索。当时,混淆理论的适用尚被严格限制在竞争商品之上,非竞争但相互关联的商品上发生的商标纠纷应如何处理,是法院遭遇到的难题。在 Wals y.Rol- oyce of. Am,,Inc,一案中,虽然原、被告之间并不存在竞争关系,从而不能适用当时的混淆理论,但是法院相信,经营电子管邮购业务的被告采纳和使用 Rolls Royce商标(原告知名的汽车商标)的唯目的就是,从原告的商业资产— Rolls royce商标上获得商业利益,因此,被告行为属于不正当竞争。在此类案件中,法院遇到的最大理论挑战是:既然原、被告之间并不存在竞争关系,又如何谈得上不正当竞争呢?混淆理论所显现出的局限性以及法院所遭遇的困境,促使了淡化理论的提出和发展。淡化理论的起源通常被认为是谢契特( Frank schechter)1927年发表的一篇开创性论文:“商标保护的理论基础”。该文首先回顾了商标功能的历史发展并指出,“商标的真正功能在于,表明某商品是令人满意的并进而刺激消费者的购买”,这种“销售能力”( selling power)才是最需要予以保护的。谢契特接着论述道,当时英国的假冒诉讼和美国的反不正当竞争都不能解快在非竞争商品上使用他人商标的问题,从而跟不上贸易和商标功能发展的需要,因此需要冲破陈旧概念的束缚并适当扩张商标保护的范围。在对当时一些非竞争商品上的商标纠纷案件加以简要评述之后,谢契特指出,“在所有这些案件中,必须结合商标的功能才能测算真正的损害。这种损害表现在,由于被使用在非竞争的商品上,商标或商业名称在公众心目中的形象和影响( identity and hold)逐渐削弱或降低。商标越是显著或独特,给公众的印象就越深,就越需要防止被损害或者防止该商标与其特定商品之间的联系被分割”。由于商标的广告价值和销售能力与商标的独特性直接相关,商标所有人不应在别人削弱其商标的商业能力的时候无所作为,因此,“商标独特性的保留构成了商标保护的唯一基础”。关于这种扩大保护的适用对象谢契特认为应当限定在臆造商标和任意性商标,因为“这些商标的所有人并没有从既有词汇中选取商标,反而增加了现有词汇。它们从一开始就在公众心目中只与特定的商品,而非不同的商品相联系,从而使该特定商品在公众的意识中具有独特的印象或象征”。
谢契特在上述论文中提出了不同于混淆理论的全新的商标保护理论,他认为,商标受到保护的理由不在于其区分功能,而在于其广告价值和销售能力。鉴于商标的广告价值和销售能力由商标的独特性所决定,那么,使商标独特性丧失的行为就应被棼止。虽然谢契特在论文中没有直接使用淡化( dilution)一词,但他所描述的“削弱或降低商标独特性的行为”之后被学者形象地比喻成为“淡化”。