1.制止混淆原则
经合法程序注册的商标商号,分别受商标法律法规和企业名称登记管理法规、规章的调整规范和保护。作为商业标识,商标主要用来区别不同商品或者服务的来源,商号是区别不同企业的主要标志。两者本来相安无恙,公众一般也不会将两者混为一谈。但由于商标注册实行全国统一注册管理,商号登记注册实行分级登记管理,也由于有些经营者受利益驱动,攀附他人企业商标或者商号的商誉,因此出现商标与商号文字相同或者近似的情形在所难免。有关法律法规保护商标专用权和商号专用权,其目的是保护商标商号的区别功能。解决商标与商号冲突,应以制止混淆为首要原则,其核心应是禁止商标与商号的文字作相同近似的使用,制止混滑或混淆的可能。因为如果没有混淆,商标商号及相互间的标识功能就不会受影响,公众也不会误认误购。对此,国家工商行政管理局《关于解决商标与企业名称中若于问题的意见》(工商标字〔1999第81号)第4条规定:“商标中的文字和企业名称中的字号相同或者近似,使他人对市场主体及其商品或者服务的来源产生混淆(包括混淆的可能性,下同),从而构成不正当竞争的,应当依法予以制止。”第5条规定:“前条所指混淆主要包括:(一)将他人企业名称中的字号相同或者近似的文字注册为商标,引起相关公众对企业名称所有人与商标注册人的误认或者误解的;(二)将他人注册商标相同或者近似的文字登记为企业名称中的字号,引起相关公众对商标注册人与企业名称所有人的误认或者误解的。”根据以上规定,商标与商号冲突的原因,是企业注册商标中的文字与他人企业名称中的商号相同或者近似。商标与商号冲突产生的市场混淆后果:一是使公众对市场主体产生混淆;二是使公众对商品或者服务的来源产生混淆;三是使公众对市场主体之间存在着某种关联关系的混淆。对商标与商号发生冲突的权利边界上述文件未作规定。对商标专有权的权利边界,《商标法》第51条规定:“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”
《商标法实施条例》第53条只规定对驰名商标进行跨商品类别保护。对商号专用权的权利边界,根据《企业名称登记管理规定》第6条规定,以企业所在行政区域内不与同行业企业的商号相同或者近似为限。笔者认为,根据我国商标注册实行全国统一管理,企业名称实行分级管理,以及目前我国现有法律法规中,没有明确处理商标与商号冲突的条款的实际,商标与商号发生冲突,无论是发生在类似商品上,还是发生在不同类商品上,除善意者外都应以制止混滑为首要原则依法查处侵犯他人商标专用权、商号专用权的行为,法律的正义价值取向不允许任何通过混淆市场主体及其商品或者服务来源等手段,利用他人的竞争优势获取利益。
2.在先合法权利原则
保护在先合法权利人利益的原则,是解决知识产权权利冲突的一项法律规则,也应当是解决商标与商号冲突的基本规则。《商标法》第9条第1款规定:“申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”第31条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。《企业名称登记实施办法》第41条规定:“已经登记注册的企业名称,在使用中对公众造成欺骗或者误解的,或者损害他人合法权益的,应当认定为不适宜的企业名称予以纠正。”国家工商行政管理局《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》(工商标字〔199981号)第6条规定:“处理商标与企业名称的混淆,应当适用维护公平竞争和保护在先合法权利人利益的原则。”依据上述规定,在先权利原则是法定原则,保护在先权利的前提是,在先权利是合法取得的权利,不能是非法或者不是经合法程序取得的权利,在一般情况下,在后权利的设立与行使不得侵犯他人此前已经存在并受法律保护的在先权利。如果在后权利要想受法律保护,必须从形式到内容都合法,否则,其权利会被撒销,或者责令纠正。
但由于商标注册实行全国统一管理,商号登记实行分级管理,有严格的地域限制;也由于商标专用权和商号专用权均是经法定程序确认的权利,分别受商标法律、法规和企业名称登记管理法规规章保护;还由于对商标、商号注册的管理职能分别由工商行政管理系统内两个部门行使,因此,经合法程序取得的商标专用权商号专用权未按照法定程序消灭之前原则上其权利应当认定为合法。正是由于法律法规规定的商标商号管理体制,管理机构的特点,及商标、商号分别受不同的法律调整,因此,笔者认为,商标与商号冲突引发市场混淆解决两者冲突,在遵循在先权利原则的同时,还应当注意到商标法律法规与企业名称登记管理法规立法目的及授予商标专用权商号专用权的权利边界、效力的区别。由于这些区别,在先权利原则不应当适用于一切商标与商号冲突的案件。首先,立法目的的区别。商标法律的立法目的是保护商标标识的专用权,避免商标标识在同一种或者类似商品上作相同或者近似使用而引起商品或者服务来源的混淆。企业名称登记管理法规的立法目的,是保护企业名称专用权,避免在一定区域内企业名称的相同或类同而引起的市场主体的混淆。
其次,权利边界的区别。《商标法第51条确定的注册商标专用权的权利边界是,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。《企业名称登记管理规定》第3条规定的企业名称专用权的权利边界是,企业名称经核准登记注册后方可使用,在规定的范围内享有专用权。
最后,效力的区别。商标的效力及于全国,商号的效力只在其注册登记的主管机关辖区内有效。
上述区别的存在,商标与商号发生冲突,基于以下三种情况的,不应适用在先权利原则,即双方不在同一行政区域内,几乎同时注册登记,均为提高市场知名度投入了大量人力物力财力,开始双方均没有市场知名度,后一方商标或者商号的市场知名度提高的;双方不在同一行政区域内,一方注册商标或者商号在先,另一方善意注册商标或者商号在后,后一方商标或者商号的市场知名度提高的;方登记注册商号在先,另一方注册商标在后,但其商标被评定为驰名商标的。处理以上三种情况的商标与商号冲突在决定保护商标权还是保护商号权时,不仅要看权利取得的时间,更要审查在后权利的取得有无实体上的法律依据。如果在后权利的取得既有形式上的法律依据,又有实体上的法律依据还是善意取得的,则应当在特定的范围内既要保护在先权利又要保护在后权利;只有在后权利的取得仅有形式上的法律依据,而没有实体上的法律依据时,才只保护在先权利而不保护在后权利。
3.权利衡平原则
我国目前实行的商标、商号注册登记管理体制,以及目前全国工商行政管理系统尚未建立跨行政区域尤其是跨省、市(地级市)行政区域的计算机检索联网系统,这是商标与商号冲突不断发生的重要客观原因。基于这种客观现实,处理商标与商号冲突,除应当遵循制止混淆原则、在先合法权利原则外,还应当适用权利衡平原则。权利衡平,是权利冲突的调整器,也是处理商标与商号冲突应把握的准则。在处理商标与商号冲突的过程中,在认定已造成市场混淆的前提下,不仅要保护在先合法权利方的利益,还应兼顾不同权利之间的平衡,平衡协调不同主体之间的利益关系,以充分发挥知识产权的调节机制和约束作用,以使诸合法权利人的利益得以合理的平衡、协调。在作为合法在后的商号权与合法在先的商标权发生冲突时,或合法在后的商标权与合法在先的商号权发生冲突时,既要在该登记注册的商号的使用范围内保护合法在后的商号权,又要在该注册商标的使用范围内保护合法在先的商标权。尤其在我国目前现有法律法规中,没有明确处理商标与商号冲突的条款的情况下,衡平原则应发挥积极作用。
如前所述,某市工商分局处理的“爆肚冯”商标侵权案件,两经营者同姓冯,在北京均有经营爆肚的百年历史,一家在原东安门大街(今东华门大街)经营,另一家在宣武大栅栏经营,而且同在清光绪年间启用“爆肚冯”字号。因为宜武大栅栏的“爆肚冯”经营者申请了“爆肚冯”商标,则工商部门依据《商标法》的有关规定,认定对方使用“爆肚冯”商号,侵犯了宜武大栅栏“爆肚冯”的商标专用权处以9200元罚款,并责令其拆除侵权商标。笔者认为此案处理虽符合《商标法》规定,但有悖于权利衡平原则。此案的处理,注重了商标专用权的保护,而对另一方使用“爆肚冯”字号百年历史及其知名效应的事实及作为历史遗留下来的巨大商业价值的无形财产,未充分考虑。另一方连续百年使用“爆肚冯”字号,均由创始人及其继承人使用,使用过程中并无不当,且使用“爆肚冯”的字号并无侵害对方商标专用权的故意,也应受到法律的保护。工商行政管理部门认定其使用“爆肚冯”字号侵犯了对方的商标专用权,不仅用行政手段取消了其使用合法老字号的权利而且剥夺了其老字号遗留下来的具有一定商业价值的无形财产,这对当事人是不公平的。另外,宣武大栅栏“爆肚冯”的经营者将双方共同使用的“爆肚冯”老字号注册商标,通过注册商标的方式获得了“爆肚冯”老字号的独占使用权取得了垄断经营“爆肚冯”绝对竞争优势,而对方却因其抢先注册“爆肚冯”商标而不得再使用已使用了百年的老字号,这显然属于不公平竞争。