根据《商标评审规则》第35条的规定,商标评审委员会审理不服商标局驳回商标注册申请决定的复审案件,应当针对商标局的驳回决定和申请人申请复审的事实、理由、请求以及评审时的事实状态进行评审。
1)关于“针对商标局的驳回决定”
顾名思义,驳回复审即在商标局驳回决定基础上的复审,而不是对申请商标再次进行全面审查,特别是不再进行在先商标权的检索。但是,“针对商标局的驳回决定进行评审”,也不意味着商标评审委员会的审理仅仅限于商标局的驳回理由。
一般来看,商标局作出驳回决定主要有两个方面的理由:其一为绝对理由,即认为申请商标违反了《商标法》有关禁用、禁注标志的规定;其二为相对理由,即认为申请商标与他人在同一种或类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似。商标评审人员针对商标局的驳回决定进行评议,认为商标局的驳回理由、适用法律正确的,将维持商标局的驳回决定,即决定驳回申请商标的注册申请,不予初步审定公告;认为商标局的驳回决定有误,例如,申请商标与引证商标没有构成使用在同一种或类似商品上的近似商标,或者申请商标没有违反《商标法》有关规定,可以注册的,决定准予申请商标初步审定并公告。在有些案件中,商标局驳回决定所援引的禁用、禁注条款不够准确,但该商标属于《商标法》第10条、第11条规定的禁用或禁注标志的,商标评审委员会仍应依法予以驳回。否则,如果允许上述标志获得注册,既违反了《商标法》的有关规定,也容易使申请人及社会公众在商标的可注册性问题上产生误解,进而根据错误的认识来申请注册本不应获准注册的商标,致使社会资源白白浪费。同时,禁用、禁注标志即使暂时被注册为商标,商标注册人在行使权利时也会遇到法律上的问题,要么妨碍他人正当使用有关文字与图形,要么由于其“权利”缺乏合法性基础而被人申请撤销,这样引起的损失将远远大于在驳回复审阶段驳回上述标志给申请人造成的“损失”。质言之,如果申请复审的商标属于《商标法》第10条、第11条规定的禁用或禁注标志,无论商标局的驳回理由是否引用了《商标法》第10条、第11条的规定,商标评审委员会都应依法予以驳回。
2)关于“申请人申请复审的事实、理由、请求”
在商标驳回复审案件审理中,商标评审人员应当认真审查申请人提出的评审请求及其事实、理由。例如,某个因其本身缺乏显著性而遭到驳回的标志,申请人在复审中主张该标志经过使用已经取得了显著特征,并提供相应的使用、宣传该标志的证据。商标评审人员就应当先对该标志进行分析,再审查申请人提交的证据材料,以判定该标志是否经过申请人的使用已经具备了商标应有的显著特征、可以获准注册。
新《商标法实施条例》第21条增加了有关“部分驳回”的规定,即商标局认为在部分指定商品上使用商标的注册申请不符合规定的,可以驳回在该部分商品上的商标注册申请,而对其他商品上的商标注册申请予以初步审定。申请人也可以根据自己对案情的判断,放弃与他人在先商标相冲突的、或者不符合商标法规定的部分商品,而在其他商品上申请复审,以增加申请商标获准注册的可能性。对于申请人只在部分商品上申请复审的,商标评审委员会应当只就申请人复审的指定商品范围内对申请商标进行审查,并对申请人声明放弃的部分商品按照商标局的驳回决定予以确认。
目前商标评审委员会尚未审结的案件中,有相当部分是在新《商标法》及其《商标法实施条例》施行前受理的,其中有很多案件涉及到《审查意见书》的问题。原《商标法实施细则》第16条规定,商标局认为商标注册申请内容可以修正的,可以向申请人发出《审查意见书》,要求其在限期内对商标注册申请的内容(包括申请商标的图样或其指定商品)予以修正。经修正符合《商标法》规定的,准予注册;未作修正、超过期限修正或者修正后仍不符合《商标法》有关规定的,驳回申请。
对于涉及《审查意见书》的商标驳回复审案件,原则上应当按照下列情形予以处理:
其一,申请人在商标局《审查意见书》的要求范围内对申请商标的图样作了修正,被商标局驳回后申请复审的,商标评审委员会应当按照申请人请求复审的商标图样进行审理。申请人须明确其是以原图样还是以修正后的图样申请复审。
其二,申请人未按商标局《审查意见书》对申请商标进行修正或者超过规定期限进行修正,被商标局驳回后申请复审的,商标评审委员会应按原申请商标的图样进行审理。
其三,申请人在《审查意见书》中修正的内容是属于删减指定商品,并且申请人在复审中明确表示删减该部分指定商品的,可以视为申请人放弃对部分商品的复审请求。
3)关于“评审时的事实状态”
所谓评审时的事实状态,是指申请商标在评审实质审查时所处的状况,包括与在先商标相冲突的情况,或者申请商标自身显著性变化的情况。从目前来看,一件申请商标从被商标局驳回,到向商标评审委员会申请复审,直至进入评审实质审查阶段,一般要经过一段较长的时间。在这段时间中,与申请商标有关的事实状态可能会发生质的变化,从而直接影响到驳回复审案件的处理结果。例如,商标局驳回决定中的引证商标因为种种原因丧失了专用权,或者通过转让等方式转归申请人名下,与申请商标不再构成权利冲突;申请商标原为缺乏显著性的标志,经过一段时间的使用与宣传,到了评审实质审查阶段已经具备了商标应有的显著特征;或者申请商标原为有显著性的文字,到了实质审查阶段已经演化为本商品的通用名称。按照评审时的事实状态进行实质审查,既符合实事求是的原则,对当事人及其社会公众也更为公平合理。