(1)定牌加工中商标侵权问题产生的原因
定牌加工中产生商标侵权问题的根源是多方面的,首先是经济利益诱导,其次是加工方和委托方法律意识淡薄,再次是商标保护国与国之间法律的差异以及商标国际保护的相对滞后性,最后是商标保护的法律法规衔接互补不足。
(2)定牌加工中商标侵权的类型
定牌加工中的商标侵权问题是多样的,侵权原因也是多方面的,从理论研究角度大致可以将其分为三大类型:
①由于委托方的原因构成的商标侵权。情形一:委托方不是商标权利人,即既不是商标注册人也不是商标授权使用人而擅自委托加工方加工标注某种商标的产品;情形二:委托方虽然在某一国是商标权利人或授权使用人,但在其产品最终到达地不拥有商标权利而造成的商标侵权;情形三:由于委托方商标不规范使用而造成的商标侵权。
②由于加工方的原因构成的商标侵权。情形一:违反委托加工合同超数量加工产品或其加工的产品由于质量等原因被委托方拒收或退回,加工方却予以销售的行为;情形二:委托方在合同中只约定委托加工方加工产品而未约定其销售产品,加工方擅自将其加工产品予以销售的行为;情形三:冒充定牌加工,即冒充委托加工而擅自加工标注某种商标的商品的行为;
③由于委托方和加工方的共同原因的商标侵权。情形一:在签订合同时,加工方明知委托方没有合法的商标权,却仍为其加工产品;情形二:委托方与加工方恶意串通生产、销售某种商标的商品的行为。
(3)定牌加工中商标侵权案件的管辖问题
定牌加工中的商标侵权行为地涉及定牌加工产品的生产地、运输地(含出口地)、销售地以及商标标识的印制地等,如果定牌加工商品的商标构成侵权,那么,上述行为地所在的行政执法机关是否享有管辖权关键是判断委托加工的产品的最终到达地是不是中国境内。现在假定该产品最终到达地是中国,那么,如果该产品使用的商标侵犯了商标权利人在中国注册的商标专用权,上述行为地的行政机关享有管辖权,可以依法追究加工方、委托方、销售方以及商标印制单位的侵权责任。另外,根据《商标法》的规定,在相同或类似商品上使用他人未在中国注册的驰名商标、容易导致混淆的,或者,在不相同或不类似商品上使用他人已在中国注册的驰名商标,误导公众的,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,行政执法机关仍然享有管辖的权利。另外,如果产品最终到达地不是中国,加工方只是为了出口产品到中国以外的地区的行为,则加工方的行为是商标使用行为,构成商标侵权。
(4)定牌加工中商标侵权责任的认定和处理
一是侵权认定的法律依据问题。定牌加工中的商标侵权的主体是委托方或加工方,侵犯的客体是商标注册人的商标专用权,因此,追究定牌加工中侵权人的法律责任应当适用商标法律,即侵权人的行为构成生产、销售侵犯注册商标专用权商品的行为;而不适用产品质量法律,产品质量法所述的“以假充真”是指行为人以欺骗的手段用甲产品充当乙产品的一种违法行为,其本质是该以假充真的产品不具有其谎称的产品的特征和特性。
二是商标侵权违法行为的定性问题。首先要分清法律责任,如前文所述既要根据委托加工合同的约定以及当事人是否遵守委托加工合同,也要查清当事人是否真实的委托加工关系,从而确定涉嫌侵权人的法律责任。其次,定牌加工中的商标问题既包括商标侵权问题,也包括一般商标违法行为。如果构成商标侵权,则还要视其生产、销售的产品与商标权利人核定使用的商品相同或近似,从而判断其行为是一般商标侵权行为还是假冒注册商标行为。一般违法行为是指注册商标权利人和未注册商标使用人不规范使用其商标的行为,对定牌加工中出现的此类问题执法机关一般应予以纠正,如果因其不规范使用而构成侵权,则应追究侵权责任。
三是商标侵权处理的定量问题。商标侵权的定量处理主要包括非法经营额的计算以及由此决定的处罚结果问题。在定牌加工中非法经营额包括如下几种情况:A.在委托方和加工方构成的侵权行为中,根据加工合同,如果加工方只负责加工产品,则委托方的非法经营额计算为其委托加工产品的全部销售收入,加工方的非法经营额计算为其所获加工费;如果加工方不仅加工产品而且销售产品,加工方的经营额则应计算为所销售的产品的全部收入。B.加工方违反委托加工合同超数量加工产品或其加工的产品由于质量等原因被委托方拒收或退回,加工方却予以销售的行为,则加工方的非法经营额计算为其所违法销售产品的全部收入。C.如果加工者不是委托加工企业而冒充委托加工行为的,则非法经营额计算为其生产、销售产品的全部收入。