国外学术界有认为商标假冒行为分为显性假冒和隐性假冒,其中,显性假冒分为“正向显性假冒”(如甲擅自使用乙的注册商标出售自己的商品)和“反向显性假冒”(如甲购买乙的商品,然后更换上自己的商标出售);隐性假冒分为“正向隐性假冒”(如甲向买主出示乙的货样,但实际出售自己的产品)和“反向隐性假冒”(如甲购买乙的商品,然后在无任何标识的情况下出售)。我国《商标法》没有关于显性假冒和隐性假冒的区分,上述“正向显性假冒”实际上就是通常所说的一般假冒行为,而反向显性假冒即《商标法》规定的反向假冒,即未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的行为,这是商标侵权行为表现形式之一。反向假冒行为,也有人称之为倒置假冒行为。从《商标法》的规定看,反向假冒行为包括三个要件或特征:一是行为人未经商标注册人同意即擅自更换商标;二是行为人有将商标注册人的注册商标更换为自己的或他人的注册商标的行为;三是行为人有将更换商标的商品又投入市场的行为。
①反向假冒与一般假冒
从概念上来说,一般假冒是反向假冒的基础,所谓反向与正向,仅是相对而言的两个概念。从特征上来看,反向假冒与一般假冒既有一定的联系也有定的区别。相同之处:首先,主观状态相同,都是未经权利人同意,擅自利用或处置其注册商标的行为。其次,客观结果相同,都是影响他人的注册商标并获取利益的行为。再次,行为性质相同,都构成侵犯他人注册商标专用权。不同之处:从对商标的使用或利用看,反向假冒是舍弃他人商标而使用自己商标的行为;一般假冒是舍弃自己的商标或行为人没有注册商标而直接使用他人注册商标的行为。其次,从对商品的使用或利用看,反向假冒是实质上是利用他人的商品而使用自己的商标的行为;一般假冒是使用自己的商品而利用他人的商标的行为。从商标与商品的关系看,反向假冒行为是擅自割裂他人商标与商品的关系,而使自己的商标与他人商品发生结合关系的行为;而一般假冒行为是故意割裂自己的商品与商标的关系,而使自己的商品与他人的商标发生结合关系的行为。
②反向假冒与权利用尽
“权利用尽”是知识产权法中的一项基本原则。按照这一原则,知识产权所有人自己生产或者经其许可生产的产品投放市场后,则无论何人使用或销售该产品的行为,都无须得到原权利人的许可,也不构成侵权。权利人无权禁止该产品在相关市场上继续流通,权利人的相关的知识产权即告用尽。权利用尽的目的在于防止权利人对同一产品主张两次权利,一旦权利人实施了将受知识产权保护的产品投放市场,则独占权的合理目标已经实现,即权利人已经得到了应得的报偿。因此,任何进一步利用有关的知识产权限制商品在市场上的流通的行为都将构成对权利的滥用。所以权利用尽原则又被称为首次销售原则商标权用尽原则,则是指标有商标的商品被合法制作并销售后,他人再对该商品销售、使用不构成对权利人商标专用权的侵害。“用尽”并非是指商标专用权本身的用尽,而是商标权人对标有其商标的商品控制力的用尽。那么,反向假冒是否与商标权用尽原则矛盾呢?答案是不矛盾。首先,商标与商品具有密不可分性:商标是用来标示某一特定商品生产者或服务项目提供者的标志,商品是承担某一特定商标的载体,二者是双向对应关系,商标一旦附着在特定商品上或者商品一旦确定由特定商标来体现,二者不得再行分开,如果割裂其关系并将商品继续保持在流通领域,要么经过商标权人同意,要么对商品的特性进行重新塑造,否则改变了商品与商标的初始的特定的内在联系,构成侵权行为。当然,如果该商品最终到达地是消费者,该商标权利用尽,则消费者不管是改变商标或商品,还是毁损商标或者商品,均不构成侵权行为。其次,根据权利用尽原则,商标权人将其生产的标注其注册商标的商品投放市场,无论何人使用或者销售该商品均不构成商标侵权行为,因为该行为实际上仍然是商标权合理使用的延续。但此处的使用和销售行为并不包括可以将该商品的商标予以更换的行为,因为这种行为已经改变了商品的权利性质,改变了商标与商品密不可分的性质。再次,与权利用尽是一项合理的原则不同,反向假冒行为,是一种侵权行为,其不仅侵犯了商标权人在特定商品上的商标权利,而且改变了商品的来源特性,侵犯了公众的知情权利。
③反向假冒与定牌加工
定牌加工是指委托方委托加工方加工产品,并标注委托方的注册商标予以销售的行为。反向假冒与定牌加工的主要区别有:首先,商品的属性不同,定牌加工的商品在到达委托方时一般不标注商标,当然也可以经过委托方同意由加工方代为标注商标;而在反向假冒行为中,商品在行为人更换前已经标注商标。其次,商标的变化情形不同,在定牌加工行为中,委托方对商标的使用是合法行为,而且商标自和商品发生关系后不再有其他变化;而在反向假冒行为中,原注册商标未经注册人同意而被更换为其他商标,行为人对原注册商标的更换处置是一种侵权行为。再次,双方当事人的关系不同,在定牌加工行为中,当事人之间是一种协作、配合和链条关系,双方行为的进行按照授权或者约定进行;在反向假冒行为中,当事人之间是一种互相冲突或侵犯与被侵犯的关系,行为人更换行为的进行完全是在对方不知情、未授权的状态下进行的。
在一定情况下,定牌加工与反向假冒会产生侵权责任竞合,即当加工方将根据委托合同加工的商品擅自标注他人或自己的商标予以销售时可以出现,此处虽然从形式上看并未出现“更换”行为,但可以这样理解,该商品既然是双方约定加工的产品,则其约定应当包括商品将要标注何种商标的内容,是一种必然要发生的事实状态,这种约定状态非经委托方同意加工方不得擅自更改,否则,只要标注非约定商标的行为均为擅自更换并构成反向假冒的行为。