2001年4月,吉林省工商行政管理局根据投诉,查处了一起侵犯“SUzUKI”注册商标专用权大案。
经查明,当事人长春长铃摩托车有限公司1994年11月1日与日本铃木株式会社签订了商标使用许可合同,长春长铃摩托车有限公司可以在其生产的4种型号的摩托车产品上使用“ SUZUKI”商标。但长春长铃摩托车有限公司违反合同约定,未经日本铃木株式会社许可,擅自于1999年1月至2001年3月在其生产的1614台CM125-B、CM125B1型号摩托车产品的仪表盘前面、侧面和钥匙柄、电源锁盖、发动机及消音器等部位使用了“ SUZUKI”商标,分别销往吉林、广西等省区,非法经营额高达10308323.00元。
“ SUZUKI”商标是日本铃木株式会社使用在摩托车等商品上的注册商标。吉林省工商行政管理局认为,长春长铃摩托车有限公司的行为已经构成修改前的《商标法》第38条第(1)项所述的商标侵权行为,依据修改前的《商标法》第39条、及原《商标法实施细则》第43条规定,作出如下行政处罚决定:
1.责令立即停止生产销售带有“ SUZUKI”注册商标的cM25B、CM125B1两种型号摩托车;
2.收缴现存248台CM125-B型摩托车上的“ SUZUKI”商标标识;
3.罚款人民币20万元
案例评析
这是一起典型的商标被许可人违反许可合同约定构成商标侵权的案件。商标使用许可合同是合同当事人依法订立的,该合同可以按照当事人的约定,确定合同生效日期、生效条件、中止条件以及违约责任等内容。依法订立的商标使用许可合同一旦按照约定的日期和条件生效,对合同当事人均具有法律约束力。尤其是被许可人更加应当严格按照商标使用许可合同行事。被许可人违反了商标使用许可合同的有关约定,首先就构成了违约行为,同时还可能构成商标侵权行为。被许可人的违约行为一般表现在:
(1)超出被许可使用的商品或者服务范围使用被许可商标的;
(2)超出被许可使用的期限使用被许可商标的;
(3)在超出合同约定数量的商品上使用被许可商标的;
(4)擅自许可其他企业使用被许可商标的;
(5)不按期缴纳商标使用许可费用的;
(6)擅自委托他人印制或者自己印制被许可商标标识的。
被许可人实施上述违约行为,许可人可以追究被许可人的违约责任,收回商标许可使用权,支付违约金并要求被许可人赔偿因违约给自己造成的经济损失。其中,商标被许可人违反许可合同约定,超出被许可使用的商品或者服务的范围、使用期限或者约定的商品数量使用被许可使用的商标的,许可人可以向工商行政管理机关投诉或者向人民法院起诉,请求查处被许可人的商标侵权行为。《合同法》第122条规定“因当事人一方的违约行为,侵害对方的人身财产权益的,受害人有权选择依照本法要求承担违约责任或者依照其他法律承担侵权责任。”最高人民法院在989年6月12日印发的《全国沿海地区涉外、涉港澳经济审判工作座谈会纪要》中亦指出“一个法律事实或法律行为有时可以同时产生两个法律关系,最常见的是侵权与物权关系并存,或者被告的行为同时构成破坏合同和民事侵害。原告可以选择二者之中有利于自己的一种诉因起诉,有管辖权的受诉法院不应以存在其他诉因为由拒绝受理。”也就是说,在出现违约责任和侵权责任竞合时,如果合同中已作了明确约定的,应按合同约定处理;否则,可以允许当事人就违约责仼和侵权责仼自由行使请求权,但通常请求权只能行使一次,当事人选择一项请求权时,另一项请求权便归于消灭。本案中,日本铃木株式会社对于长春长铃摩托车有限公司违反商标使用许可合同约定,未经许可,擅自扩大了“ SUZUKI商标使用商品范围的行为可以追究违约、侵权两种责任。为了及时制止被许可人继续侵犯许可人的商标专用权,避免违法行为延续,从保护力度上更有力地保护自己的利益,长春长铃摩托车有限公司选择了提出侵权投诉。
另一个需要注意的问题是,由于商标使用许可合同本身约定的内容不够明确,导致合同双方对商标使用许可合同的主要内容存在争议,无法判断被许可人是否违约。对此,如果商标使用许可合同的许可人提出侵权投诉,而被许可人提出对商标使用许可合同的主要内容存在争议,有可能影响案件性质判断的,工商行政管理机关对侵权投诉可以不予受理,由商标使用许可合同的当事人先行解决合同争议问题后,再考虑是否对侵权投诉立案处理;已经立案的,工商行政管理机关可以中止案件的处理,并要求当事人按照商标使用许可合同中约定的解决争议的方式,通过自行协商、仲裁或者向人民法院起诉解决有关争议后,再行解决是否构成商标侵权的问题。