退化或通用化是商标淡化中最严重的一种形式。与前几种淡化形式最明显的不同是,退化或通用化并不是由他人损害行为而引起,绝大部分驰名商标或著名商标的退化或通用化是由于商标所有人自身的使用不当而引起。选定一个商标之后,使用人一般情况下都努力为追求该商标的名气或者显著性而付出代价,也正是在这种刻意的追求当中,商标也面临着退化或通用化的风险。
退化或通用化一旦发生,商标将彻底丧失识别性,不再具有区别性,演变成商品或服务的通用名称,法律也不再保护其商标权。商标退化或通用化的先例举不胜举。如一些日常用语Aim(阿斯匹林)、 Thermos(热水瓶)、 Escalator(自动电梯)等本来都是国外著名的注册商标,由于使用和管理不当,演变成了产品的通用名称。按照各国商标法的通例,商标的首要条件是其显著性,一个缺乏显著性的通用名称,将不可能得到商标法的保护。
商标退化或通用化的可能性有多方面的原因,就商标所有人使用商标而言,有以下几种常见的情况:
一是有些商标显著性本身较弱。如特定的产品的地域名称商品或服务本身的种类、质量、数量功能等特征和商标的文字、图形等要素本身的含义、概念相近(即弱商标),被淡化的可能性就更大。例如我国的“轻骑”这一商标,由于描述了摩托车的轻便小巧的特点,曾一度作为摩托车的代名词。
二是商标经核定使用在其他跨类商品或服务的领域时,大量的广告宣传,只顾将商标宣传使用在新产品之上,忽略了向消费者说明新产品的通用名称,结果消费者只好用商标指代商品的通用名称,长此以往,商标便有淡化的可能。如“英姿带”作为种矫正身体姿态的新产品,其显著性本身较弱,又没有注意新上市中产品的通用名称,所以当人们谈起这类产品时,人们普遍用“英姿带”来指代,将其当作通用名称在使用。
三是错误描述引起的退化或通用化。如“Jeep”(吉普)被字典解释为:“一种适于越野行使的小型汽车”。而“Jeep”却是一种越野汽车的注册商标。类似的例子还有“ Freon”(氟里昂)商标被描述为致冷剂的通用名称。
四是驰名商标和垄断产品也容易引起弱化和通用化。为了利用驰名商标的信誉,同业竞争者和非同业竞争者有意将此类商标指代同类产品,如果商标权人不及时加以制止,该驰名商标便有被淡化的危险。如在非洲某地,日本的“本田”已成为摩托车的代名词部分原因是本田车的长期垄断和家喻户晓,使得产品通用名称和商标相互指代,含义混同,最终可能使商标的显著性丧失。
从反淡化法的角度分析,商标所有人不可能自己将其使用的商标朝着弱化或模糊、丑化或玷污的方向发展,其主张和抗辩的理由一般针对其他在后使用商标者淡化了在先商标;而退化或通用化的主要抗辩的理由则主要针对自身能以正确的方式使用自己的商标。当一个驰名商标或著名商标被退化或通用化为商品或服务的通用名称,将面临销售该商标的危险时,商标所有人应当针对两个事实挽救商标淡化或提出抗辩:
1.该商标是否确已成为通用名称。这个事实的判断主要取决于消费者。但是,如果商标仅在缺乏商品知识的一部分消费者中作为通用名称,或在局部地区作为通用名称,不能认为商标已经淡化。
2.商标所有人对该商标的管理是否恰当。如前所述,商标退化或通用化的过程中确与所有人自身的不当使用有着至关重要的联系,但并非总是因为商标所有人在商标策略、管理上的不当,还因媒体的炒作、执法不严致使商标所有人无力控制等。商标所有人只要能提出证明自己适当使用和管理了商标的证据即可,这是保证该商标免受淡化而被注销的最佳手段,而证明商标使用和管理的合理性的证据是多方面的,如注册、续展;正确使用商标;广告宣传中声明其商标专用权;对错误描述采取警告措施;对商标侵权行为及时采取法律行动等等。