要证明淡化成立,必须满足两个要件:其一是原告的商标具有被淡化的显著特质;其二是原告证明淡化的可能性存在。
对于第一个条件,法院要求原告的标记具有第二含义,能在公众中与某商品或服务紧密相联,仅仅在有限的地理区域或商业领域有一定的销售能力,通常不能赋予第二含义。虽然在第二含义的显著性要求方面以地理区域的大小作为唯一的标准可能会曲解联邦反淡化法所界定的驰名商标的含义,但 Lexis商标的显著性和影响力仅局限于服务市场——律师和会计师领域,这是客观事实。普通大众并不能将 Lexis与原告联系起来,说明Ieis商标的服务领域有其明显的范围限制。
对于第二个条件,要求原告证明其标记有被淡化的可能。淡化的形式一般有三种:一是弱化或模糊,二是贬损或玷污,三是退化或通用化。此案中不存在贬损或玷污、退化或通用化的情况,只能考虑是否有被冲淡、弱化或模糊的存在。法院认为:冲淡、弱化、模糊均是一些空泛的概念,没有给实践断案提供比淡化”更多的指导原则。采用直接证据证明 Lexis被淡化的方式也不可能,故而在判决书中给出了具体的采用间接方式证明是否弱化或模糊的指导性原则,以帮助个案的处理。这就是绝大多数淡化案件认定的几个具体的辅助标准:
1.商标的相似性。在先商标与在后商标不一定要完全相同,但两者越相似,越存在淡化的可能,在某些情况下,相似性的缺乏直接导致淡化不能成立。 Lexis与 Lexus虽发音基本相同,但商标的外观,整体形式和外形设计上有明显差异。Lexs整体上是一个文字商标,而 Lexus是一个图形和文字组合商标,并且伴有一个 Toyota不落俗套的标记。因而两个商标之间缺乏必须具有“实质程度的表面近似性”。 Lexis与 Lexus仅在声音上具有近似性,但在视觉和结构上存在差异。
2.商标所覆盖的商品类似性。商品或服务越类似,发生弱化或模糊的可能性就越大。这里一定要注意,反淡化法是从不要求商品的竞争关系为前提的,否则就真正的退回到混淆理论的漩涡之中。但也不能由此得出结论,认为淡化案中弱化或模糊行为概排斥有竞争关系的商品和服务的标识之间存在淡化的可能。这一标准的要求是,反淡化法虽不要求商品和服务的竞争性,但有竞争关系的商品和服务存在可增加淡化的可能。在 Lexis与Lexus案中,两商标所覆盖的商品不存在竞争关系,因而弱化或模糊的可能性就更小。
3.消费者的专业程度。即对消费的商品或服务所关心的精细程度和辨别能力,如果专业程度高,淡化的可能性就越小。就Lexis与 Lexus两商标所覆盖的商品的消费者而言,专业程度相对较高,律师、会计师和法律服务相对而言不可能是一般消费者。
4.掠夺性企图。如果有证据表明在后使用者采用商标的企图是希望从与在先商标的关联中获取商业利益,就增加了弱化或模糊的可能性。当然,善意的使用并不能否定被告应当承担的法律责任,反淡化法要求在救济的情况下考虑被告的掠夺性企图而不是将其作为是否构成淡化行为的前提条件。 Lexis与 Lexus案中在后商标的使用没有掠夺性的企图。
5.在先商标的知名度。在先商标的知名度影响或控制着消费者先入为主地将在后商标与在先商标相联系,在先商标越是知名,就越有可能发生弱化或模糊行为。就该案而言,由于在先商标 Lexis缺乏第二含义的有效证据,法院无法评价该在先商标的显著性。当然,该案中提出的在先商标不著名或者国内周知,并不妨碍原告确认淡化行为的可能性,原告的商标如果著名,可以使其在确立弱化或模糊行为时,在诸如商品的类似性或消费者的专业程度之类的其他要素的证明上要容易得多。
6.在后商标的知名度。考虑该因素的原因是可能存在这样的情况:在后商标如此知名,以至于将会淹没在先商标。这种结论是根据使用在后商标的商品或服务是新进入市场,还是早已进人市场的不同情况进行确定的。 Lexus在后商标用于标识的汽车是早已进人市场的商品,但知名的是 Toyota而不是 Lexus,这对在先商标Lexi不会造成不利。在后商标的知名度这一要素对在先商标的弱化或模糊的淡化理论是,如果允许很多不知名的在后商标被畅通无阻地使用,其积累的结果将会压倒和淡化在先商标;虽然一个在后商标对在先商标的影响可能是有限的,如果众多的在后商标的弱化和模糊行为日积月累,其对在先商标的影响将是无法估量的。因此淡化理论要求迅速采取行动防止日益加强 的小损害,减少在先商标的弱化或模糊,而不是等到淡化损害已经成为事实时才采取行动。
在本案中,法院认为唯一可以使淡化成立的是第6项。由于被告广泛的促销活动,其商标 Lexus最终可能非常著名,以致于在将来 Lexis或 Lexus与任何商品或服务联系时,客户将会与被告的汽车联系起来,而原告的客户在听到 Lexis时,首先联想到的是汽车。但最终法院认定,鉴于客户的专业程度,高辨别能力,这一理由也不够有力,淡化仍不能成立。
虽然淡化中弱化或模糊的因素在不断地修改和提出更加合理的要素,毕竟这些标准在为淡化法增加更多的理论支持,而不是否定淡化理论的继续发展。同时也确认了淡化的形式——弱化或模糊行为的存在。