弱化是一个逐渐稀释的冲淡的过程。在先商标与商品的唯一联系,由于其他人在其他商品上对该商标的使用,会变得越来越模糊,长此以往,商标的显著性会受到削弱。例如BUCK本来是区别汽车的一个著名商标,但是如果被其他人用来指示阿斯匹林,公众看到BUCK联想起汽车的可能就会下降,也就是BUICK被模糊和弱化了。
当然,弱化或者模糊行为在认定上仍是一个棘手的问题。其主要难点是,在传统的商标侵权请求和淡化诉讼中,按照联邦反淡化法的规定,混淆与淡化请求并无关系。但在具体认定弱化或模糊行为时,传统的混淆理论与淡化理论之间经常存在混用,界线不清的情况时有发生。一些学者认为,混淆是模糊方式的淡化概念中所“固有的”,但法官则认为,淡化行为中的混淆不同于传统商标侵权行为中的混淆,在弱化或模糊中并不要求来源混淆。因为淡化本身与消费者保护无关,它主要承担着保护在先商标的任务和功能。
美国的学者曾经指出过淡化理论与传统商标侵权中混淆的可能性的标准之间的区别:前者集中于对商标作为商品或服务独有标识功能弱化或模糊;后者集中于消费者错误地相信在后使用者与在先使用者的商品或服务存在着某种形式的联系。但同时指出:混淆与淡化并非相互排斥的理论。同一个案件可能会同时使用消费者存在来源混淆当中的发生错误联系或被欺骗的诉因和弱化或模糊的诉因。尽管它们是相互独立的理论,但可以分别选择。
由于理论上还存在不可能绝对相互排斥的诉因,在证明混淆与淡化的方式上受到了一定的影响,由混淆理论支撑的传统商标侵权行为可以通过直接与间接的方式来证明。因而从理论上和司法实践的要求上来看,淡化理论支撑的商标侵权行为也应当通过直接或间接的方式证明。直接证明的方式一般认为是对消费者进行某种形式的调查,用来证明在后使用者与在先使用者的错误联系使在先使用的商标受到弱化或模糊。但这种证明方式是非常困难的,甚至根本不可能。因此,弱化或模糊行为绝大多数只能通过间接证据证明,使得淡化理论支撑的商标侵权认定更加需要在间接证据证明淡化行为时满足充分具体的标准。
在淡化认定的具体标准的案例中,最为典型也是如今在反淡化案件当中各国普遍认同的美国的Mead诉 Toyota一案。原告Mead公司拥有 Lexis商标,用于提供计算机法律服务。原告在其领域中通过广告使 Lexis成为一个强商标,76%的律师能将 Lexis与由原告提供的特定服务联系起来。但在普通成年人当中,只有1%的人能意识到这一点。且在此1%当中,有一半是会计师。
而 Toyota是多年的汽车生产厂商,通过其在美国公司进行经销工作,1987年宣布将新的豪华小轿车命名为 Lexus在采用这一人为编造的 Lexus商标之前,被告获得了有关专家的法律意见,认为在Lexis与 Lexus之间绝无冲突。但原告对其使用提出诉讼,要求停止使用,被告拒绝了原告的要求。
此案在纽约州法院审理时,法院认定 Lexis与 Lexus虽在拼写上有区别,但在日常生活中发音相同,而且,被告的促销活动会使 Lexis形象受损,弱化和模糊 Lexis商标。被告虽无掠夺性企图,但有侵权之嫌,因此认定淡化成立,违反了州反淡化法。被告不服上诉至第二巡回法院,巡回法院基于两点理由推翻了前判决,认为淡化不成立。
法院在判决中指出,虽然州反淡化法并不要求对商品或服务的来源造成误认,但标记应相似到足以在两者引起混淆的程度。考察案中的两个标记,Lei是常用单词,而 Lexus是不常见的,两者在口语中发音相同并不能作为判断相似的唯一标准。并且,两者在商业使用中, Lexis是印刷体,没有其他附加标记;而lexus是手写体,很有特色,外观上有明显差异,两者不会混淆。而要证明淡化成立,必须满足两个要件:其一是原告的商标具有被淡化的显著特质;其二是原告证明淡化的可能性存在。