在一项具有里程碑意义的判决中，美国专利商标局诉Booking.com BV案。，美国最高法院以8票对1票肯定了下级法院的裁决，即Booking.com可以将BOOKING.COM注册为商标。法院在该裁决中裁定，任何给定的“ generic.com”术语是否有资格获得商标保护，取决于消费者是否认为该术语能够区分一类商品或服务的成员，而不是其通用名称。一类商品或服务。如果是前者，则此类条款有资格获得联邦商标保护。
案件始于美国专利商标局（“ PTO”）拒绝允许Booking.com（一家以相同名称维护旅行注册网站的数字旅行公司）注册“ BOOKING.COM”作为商标。这些服务。PTO认为“ booking.com”是在线酒店预订服务的通用名称，没有资格进行商标保护。Booking.com对PTO的裁决不满意，它要求美国弗吉尼亚东区地方法院重新审查拒绝受理的决定，并介绍了消费者对其商标的认知的证据。在向专利商标局提起诉讼时并未提供此类证据，商标未对其进行考虑。代表上诉和上诉委员会申明审查员拒绝注册。依靠Booking.com的新的消费者感知证据，地方法院得出结论，“ BOOKING.COM”不是通用的，因为消费大众主要了解它是为了识别该特定域名上的可用服务。在向美国联邦第四巡回上诉法院未能成功上诉地方法院的裁决后，最高法院批准了PTO的Certiorari令状申请。
在最高法院的辩论中，PTO辩称，允许将“通用.TLD”域名作为商标进行保护，这将使Booking.com等公司对通用术语具有垄断权，从而导致严重的反竞争后果。因此，专利商标局提倡“几乎是本身的规则”，该规则应禁止商标注册，而不考虑消费者的认知，因为商标将通用术语与通用顶级域名（例如“ .com”）结合使用。
法院驳回了专利商标局的“清算规则”，而是采用了一种灵活的方法来确定商标的资格。基于消费者感知的保护。金斯伯格大法官在为多数人撰文时指出，“我们是否持有任何给定的“ generic.com”术语是通用的，取决于消费者实际上是否将该术语理解为一个类别的名称，或者取而代之的是一个术语。能够区分班级成员。”也就是说，“ [a]风格为'generic.com'的术语只有在对消费者具有含义的情况下，才是一类商品或服务的通用名称。”因此，在这种情况下，“'Booking.com'是否通用，就取决于该术语是否整体上向消费者表示在线酒店预订服务的类别。”金斯伯格法官写道：“事实上，消费者不会这样理解'Booking.com'这个词”，并且“ PTO不再对这种决心提出异议。”“那应该解决这种情况：因为'预订。com'不是消费者的通用名称，也不是通用的。”因此，“ Booking.com”符合联邦资格商标注册。
在解决专利商标局对“ generic.com”商标提供商标保护所引起的反竞争后果的担忧时，金斯堡法官指出，这种担忧是没有根据的，因为商标法原则，例如对通用或描述性商标进行混淆测试的可能性以及合理使用原则，可以防止此类问题。金斯伯格法官写道，这些原则是“防止专利商标局认定的反竞争影响，确保对'Booking.com'的注册不会导致其持有人对'booking.com'一词的垄断。”
布雷耶法官（Breyer）是唯一的异议法官，在很大程度上同意了专利商标局（PTO）的反竞争问题，并普遍反对使用消费者调查来确定“ .com”商标是否属通用商标，这是“不可靠的商标通用性指标”。
虽然最高法院已明确打开了品牌所有者的大门，以获得联邦商标为“.COM”等顶级域名的商标保护，取得显着和建立这样的资格需要消费者观念的证据类型和数量仍然显著。我们已经成功地为客户建立了这种资格，并欢迎有机会在这方面提供帮助。