多年来，西方公司一直依靠中国工厂以低成本生产其产品，然后将其出口回其他市场，以高利润率出售。这通常称为OEM制造，OEM代表原始设备制造商。几十年来，这一直是中国工业和经济发展的主要商业模式，并为中国赢得了“世界工厂”的绰号。近年来，情况发生了变化。中国现在是一个市场，成千上万的消费者在网上购买外国产品或在国外旅行和购物，而廉价制造业正在向其他地方转移，由高科技企业取代。在这个不断发展的社会经济环境中，OEM制造已经失去了其在政府政策中的地位。现在预计中国将其经济进一步融入全球资本体系。除了已久负盛名的“一带一路”倡议之外，中国最近还推出了“中国制造2025”这一新的宏伟计划，向世界展示中国自己的品牌和产业，并从成为世界“工厂”向经济转型。生产更高价值的产品和服务。
“中国制造2025”计划中体现的这一政策变化也反映在有关OEM制造与商标侵权之间关系的最新法律发展中。本文将探讨这种关系的演变，并将评论最高人民法院于2019年10月发布的关于该主题的最新主要决定。
OEM制造和商标侵权
首先，中国是第一个提出申请的国家，在那儿，知识产权归谁首先注册。因此，中国OEM可能会在外国客户的委托下生产产品，这种产品的商标已经由另一个人或实体在中国注册。在最典型的情况下，委托方在OEM产品的目的地国拥有相同的商标。问题是，原始设备制造商在此类肉类出口产品上贴上他人的商标是否构成侵犯第三方在中国的注册权的行为。
无论是《中国商标法》还是其实施细则，都无法回答这个问题。因此，解决这一问题的任务留给了人民法院。长期以来，法院采用了相互矛盾的解释。一些法院认为，在将要出口到收货人拥有相同商标的国家的产品上粘贴他人的注册商标，并不是在中国“使用”商标，因此不会引起中国相关公众的困惑。其他人则持相反的立场。2015年以及2017年底，最高人民法院再次介入辩论并发布判决，为所有面临相同类型问题的民事法官树立了强制性先例。
该Pretul（2015）和东风案件（2017年）
2015年，最高人民法院针对这一问题发布了具有里程碑意义的裁决，即PRETUL案[1]。法院复审的案件涉及一项海关扣押行动，涉及一项外国公司的OEM生产的一些产品的出口。在这种情况下，贴在这些要出口的产品上的中国商标持有人声称，这是未经授权出售其注册商标的行为，因此侵犯了其专有权。法院最终不同意这一观点，并为OEM提出了成功抗辩侵权索赔的条件和限制。特别是，法院的结论是，在以下条件下，OEM的制造行为不构成商标使用中国商标法意义上的商标，因此不能构成侵权：
OEM被外国公司授权制造产品；
授权显然仅限于将产品出口到国外的制造；
外国方对目的地国粘贴在委托产品上的商标拥有有效权利。
最高人民法院于2017年12月作出的最新判决进一步证实了PRETUL的例外情况，但给OEM带来了更多的试用负担。在被称为东风案的案件中，[2]原告的商标“东风与汉字”已被公认为中国驰名商标。同时，带有“东风”商标的产品是由一家印度尼西亚公司委托制造的，该公司于1987年在印度尼西亚注册了相同的商标。在这种情况下，下级法院裁定侵权，并指出OEM责任。我们仔细研究并找出了“东风”商标的知名度，并确定印度尼西亚商标是否是出于恶意注册的。最高人民法院驳回了这一观点，并得出结论，OEM制造商验证商标后，应认为已履行合理的谨慎义务。外国购买者的权利，除非有证据证明相反。实际上，一旦OEM从收货人处收到目的地国家/地区的相关商标证书的副本，便会免除此义务。总体而言，东方重申了PRETUL的教导，确认一旦证明该产品仅用于出口，就不会侵犯相关商标，因为中国消费者在中国没有使用该商标。因此，他们不会被局限于工厂的制造行为所迷惑，然后将结果密封起来并立即运往中国境外。
2019年方向反转
最高人民法院于2019年10月14日发布了本田案于2019年9月23日发布的判决。[3]在此判决中，最高人民法院重新审理了OEM制造例外，重新考虑了整个问题，并得出了克服PRETUL和DONG FENG的结论。
在本案中，本田在中国拥有“ HONDA”商标的所有者，该商标在中国属于第12类，它起诉被告恒升新泰和恒升集团，理由是它们接受了缅甸公司美华有限公司（“美华”）的OEM订单。生产220套摩托车零件，并将其出口到缅甸，并带有类似于中国“ HONDA”商标的商标。特别是，Meihua是第12类缅甸注册商标“ hondakit”的被许可人。但是，在中国制造的零件带有“ HONDAKit”商标，其中HONDA字样用大写字母和红色突出显示，与在缅甸使用简单的字标“ hondakit”。
最高人民法院裁定：
缅甸美华和被告恒升集团之间的关系是OEM安排。
但是，在中国工厂制造和附加商标的过程中，如果进行OEM安排，在商标法的意义上也可以使用商标。
因此，可以仔细检查这种使用是否侵权。为了确定OEM使用侵权，相关执法人员必须确定它是否会引起中国相关公众的困惑。
在商标使用分析中确定“混淆”的相关公共标准还包括与产品有关的企业的经营者。涉及OEM安排的产品仍然可以由中国有关公众在线或出国时访问。
混淆的可能性是测试，不需要实际的混淆或对产品的实际访问。
总之，PRETUL和DONG FANG已被推翻。而在最高人民法院的OEM制造以前的判例总是认为不是一个一个的“使用”商标的意识商标法律，本田，这个假设已经被翻转左右。在HONDA之后，即使原始设备制造商获得了外国客户的许可（仅用于出口目的），原始设备制造商也可能面临侵权责任，并且外国客户可以证明他在目的地国有效地拥有相同的商标。只要中国权利人能够证明在特定情况下加盖商标能够在中国相关公众之间造成混淆，OEM就会侵犯中国人的权益。商标法。
这种转变的核心是对OEM制造在当前中国经济和发展计划中的作用的重新诠释。过去，OEM制造是经济发展的主要驱动力，但中国需要确保其不受任何破坏的风险。有了PRETUL，法院使OEM生产不受商标法的挑战。本田之后，根据中国商标法的相关规定，OEM制造可对商标侵权提出索赔。法院已明确认识到，在新的经济背景下以及根据新的政府政策，不再有理由将OEM制造自动置于高于商标法和其他利益，例如消费者或其他权利人（包括中国权利人）的利益，应纳入侵权公式。
混乱的证明
对于中国商标的持有者而言，这可能是个好消息。与PRETUL不同，他现在将有机会阻止OEM出口这些产品并支付赔偿，尽管后者满足所有PRETUL标准。但是，为了取得成功，权利人必须仍然证明在受委托产品上贴上商标的OEM行为可能会引起相关中国公众对该类型产品的混淆。虽然本田不需要证明实际的“混乱”，这仍然是一项艰巨的任务。在OEM案例中，这些产品在中国没有直接的最终用户，因为OEM产品打算直接运往国外。这样使用怎么会引起混乱？为了减轻中国权利人的举证负担，法院扩大了“有关公众”的范围。法院特别指出，从理论上讲，涉嫌这类产品的中国用户可以在线或在国外旅行时看到和购买。在这两种情况下，抽象地来说，出口的OEM产品都有可能回到中国。法院已经强调了这样一个事实，即如今的中国人比以往任何时候都可以访问互联网，在线购物以及出国旅行。此外，HONDA，即中间用户，即涉及出口物流的人员或与这些备件业务有关的任何其他人员。因此，这将有助于中国的权利人针对OEM提出“混淆”案。
本田之后，OEM厂商是否有自卫的空间？
尽管与PETRUL相比，这将是一场艰苦的战斗，但OEM仍具有防御能力。首先，OEM必须满足PETRUL标准。这实际上是起点。如果没有外国权利持有人（即在目的地国合法拥有该商标的外国人）的命令，则商标产品的制造和出口将是通过伪造的公开侵权行为。
此外，商品上粘贴的外国商标与第三方在中国注册的外国商标之间至少还必须具有高度的相似性或同一性。在本田，原始设备制造商贴的商标与外国收货人在缅甸注册的商标不同，并且与本田汽车在中国拥有的商标更加相似。如果被告使用与在缅甸注册的商标完全相同的字体和类型的商标，则他们可能有更好的机会为争端中的商标不相同辩护。因此，根据具体情况，商标相似度可能是防御线。最终，在本田法院裁定侵权，因为在中国第12类商标“ HONDA”被认为是驰名商标。这告诉我们，侵权的可能性随着中国商标的恶名程度的增加而增加。因此，原始设备制造商将有很大的机会拒绝实施那些在中国很少或很少在其持有者中使用并且未在相关中国公众中建立任何声誉的中国商标。在这种情况下，很明显不会有任何混淆的风险。
在每种特定情况下，OEM可能还会尝试围绕“相关公众”的界限进行辩护。尽管HONDA对相关公众的解释相当广泛，并且有利于中国权利人，但它不能无止境地延伸，此案的事实可能为该测试的创建提供自然而合乎逻辑的限制，这可能有助于OEM证明那里不能在特定情况下要感到困惑。
结论
那么，此决定的实际影响是什么？当然，这将使在中国的注册商标持有人更有可能起诉OEM，一旦他们发现OEM制造的是带有该商标的产品，即使受到外国方的合法委托也是如此。同样很明显，商标执法行动中要求的任何主管部门（例如海关，MSA或警察局）或民事法院，都不会像PRETUL那样倾向于采用一揽子OEM例外。在本田的决定似乎现在提供一个假设，即OEM制造是一个商标使用，因此可能侵权的，只要中国商标持有人可以证明中国相关公众的困惑。我们可以预见，在不久的将来这类诉讼将会增加，而且有利于中国权利人而不是OEM及其外国合作伙伴的案件也会增加。
显然，鉴于“中国制造2025”议程中提出的最终政策目标，尤其是法院将热衷于实施这一新的判例。可能的是，持续的贸易战将使法官在面对OEM制造商标侵权案件时对其政策执行角色更加敏感。似乎新的IP前端已经打开！