案例快照

第七巡回上诉法院最近回答了以下问题：（a）根据《破产法》，在协议中没有条款说明商标许可未得到许可方许可的情况下，是否可以转让（即可出售）商标许可可分配的（否）；（b）是否可以在未说明其为商标许可的协议中“暗示”商标许可（否）。

实际背景

该合同是在Western Glove Works（商标“ Jag Jeans”的被许可人）和Simply Blue（XMH Corp.的子公司）之间签订的。合同规定，西方公司（在这种情况下为许可人）“特此将”许可授予被许可人Blue，其目的是“设计服装，采购服装（即安排服装的生产和进口）。并销售服装，”许可证（即分许可证）“用于出售带有商标的女士牛仔裤……[直到2002年12月31日。”被许可方同意在合同有效期内（两周内）向许可方支付Blue商标服装净销售额的12.5％的许可费。

合同还规定，商标到期后的第二年获得许可后，Western将再次“以自己的帐户出售商标服装”，而Blue将提供与该服装相关的各种服务，包括采购服务，市场营销和销售服务，商品服务以及客户服务。许可方将“控制和...对商标服装的生产和销售的所有其他方面承担财务责任，例如，从被许可方的来源购买服装，设定价格，批准潜在客户的信用，进口，仓储，运输，分配，开票和收款。”对于这些服务，Western将向Blue支付相当于Western的“商标服装净销售额”的30％的费用。

被许可人成为第11章的债务人，并试图出售其业务并将合同转让给购买者。破产法官在许可方的劝说下，裁定不能将合同转让给Blue的购买者，因为Western不会同意转让。被许可人向该裁决提出上诉。在此上诉待决期间，被许可人与购买者签订了一份修订的销售协议，据此，被许可人将保留合同的所有权，但购买者将承担被许可人根据合同应欠许可人的所有义务，并将获得被许可人有权获得的所有费用。尽管这份经修订的销售合同仅是为了绕过破产法院先前的禁止禁售令，破产法官批准了该修正案。许可方提出上诉。

在许可方的上诉待决期间，地区法院对被许可方的上诉作出裁定，并裁定，破产法官的命令禁止在许可方和被许可方之间转让原始合同，这是错误的。该裁定撤销了许可方的上诉，从而使其向上诉法院提出上诉。

法庭分析

如果“适用法律”授权合同的另一方拒绝接受受让人的履行，则《破产法》第365（c）（1）条限制了债务人的执行合同的转让，无论该合同是否……或限制分配。”合同没有禁止或以其他方式限制转让-并且，如果这样做，破产法院可以根据第365（f）条推翻该限制，除非“适用法律”授权另一方拒绝接受受让人代替代理人的权利。转让人。参见，FutureSource LLC诉路透社有限公司，312 F.3d 281，286-87（2002年第7卷）；参见Midway Airlines，Inc.，6 F.3d 492，495-96（7th Cir。1993）。在这里，法院注意到商标法律是“适用法律”，并且如果被许可人“试图将合同转让给购买者，则该合同仍包含商标分许可，则该合同不可转让”。

上诉法院指出：“将商标所有人未经商标所有人的明确许可不得转让商标的规则作为合同法规则是有道理的，之所以称为“默认”规则，是因为如果当事人不否则提供。…商标所有者通常会发现，最有效的利用方式是将商标商品的生产许可给另一家公司，这可能比商标所有者拥有较低的生产成本或其他优势。…在没有授权转让条款的情况下不能转让商标许可的规则是同样明智的默认规则。”

由于合同不包含授权转让的条款，因此在商标许可到期之前，未经许可方的许可，被许可人不能转让合同。但是，因为合同是“明确规定，在向Blue出售Jag Jeans并向Western支付许可费的许可到期后，商标的权利恢复为Western；Blue拥有的所有商标服装必须归还Western；此后，Jag Jeans将由Western定价和出售。并且许可费用将由Blue提供的特定服务的费用代替。服务范围广泛，但西方公司保留了对“商标服装生产和销售的所有其他方面”的控制权。”

许可方争辩说，它保留了许可证，而只是对许可证进行了再许可，并表示担心“再许可方”（即服务协议的受让人的被许可方资产的购买者）将无法维持商标产品的质量。法院驳回了Western的“隐含”商标许可论点，并问道：“如果服务协议确实是商标许可，合同为什么要区分商标许可和服务协议，并使前者在2003年到期？西方公司一直无法回答这个问题。也许关于商标的合同可能是商标许可是出于某些目的，但不是出于其他目的，但这没有得到论证，我们也不愿意走这条黑暗路。当缔约双方很容易自行解决问题时，法院就没有充分的理由来应对合同中的分类问题。如果许可方希望阻止被许可方未经许可方的许可将服务合同转让给另一家公司，则要做的就是让被许可方同意将合同指定为商标。再许可，从而触发了我们已经讨论并认可的默认规则。那样可以避免一场法律纠纷，因为法院在解决这一问题上处于不利地位。它比禁止转让的条款更为有效，因为它可以在破产后幸存下来。无论如何也没有这样的条款。”

上诉法院因此确认了下级法院的裁决，允许将商标立即服务协议转让给Blue的购买者。

实际考虑

事实证明，这里所讨论的合同比Western可能想象的要少。虽然Western一直担心商标许可人（例如，质量下降），但未能确保与Blue的合同在法庭上被视为商标许可协议。法院提出了许可人应该采取的道路，即让被许可人同意将许可/服务协议指定为商标分许可。