两种通用词不构成商标
美国第九巡回上诉法院撤消了初步禁令,裁定地方法院裁定在通用词末尾添加“ .com”会产生值得进行初步禁令的有效商标,因此犯了法律错误。
2009年8月,AOL对Advertise.com提起申诉,指控Advertise.com侵犯了AOL的商标注册,其中涵盖了商标ADVERTISING.COM的某些风格化表示形式。在AOL提出动议后,地方法院禁止Advertise.com使用“任何与AOL的ADVERTISING.COM商标的程式化形式令人困惑的设计商标或徽标”,并禁止使用商品名称ADVERTISE.COM或任何其他令人困惑的相似名称前往ADVERTISING.COM。地方法院的判决部分基于AOL可能表明ADVERTISING.COM商标具有描述性(相对于通用商标),因此受商标法保护的依据。Advertising.com上诉。
在上诉中,AOL辩称,“ advertising”和“ .com”这两个词虽然彼此通用,但仅在组合时才具有描述性。第九巡回赛通过提出“谁是您/您是谁”问题来分析AOL标记,得出的结论是,尽管ADVERTISING.COM并未指出谁经营实体或实体来自何处,但该名称确实表明了实体做到了。“当任何在线广告公司(包括AOL的竞争对手)被问到'你是什么?法院对“ advertising.com”或“ advertising.com”做出回应是完全合适的。”法院还指出,“ advertising”和“ .com”在字典中的组合使用是指互联网广告,以及使用“ advertising”和“ .com”的32个单独域名(包括“ travel-advertising.com”,“ a-plusadvertising.com,”和“ domainadvertising.com”)作为商标ADVERTISING.COM是通用商标的证据。第九巡回法院引用了联邦巡回法院的决定在re Hotels.com中支持当商标的要素具有高度通用性时,即使面对实质性的反驳,也可以发现通用性。
法院驳回了AOL的论点,即在“ advertising”中加上“ .com”会产生描述性标记,他指出,如果法院采用AOL的逻辑,那将是一个本身的规则,即将“ .com”添加至任何单词的结尾都将导致可保护的商标。