专利许可合同( Patent License Contract)是指以专利实施权为标的的许可合同。对于专利实施的内容,各国的法律规定不尽相同。依我国《专利法》,专利实施权主要包括使用专利产品或专利方法,制造、销售或许诺销售进口专利产品或依专利方法直接获得的产品的专有权利。一般而言,如果专利许可合同中没有明确排除或限制上述某种权利,即意味着授予受许方所有这些专有权的内容。

在实践中专利许可合同的标的,不一定都是经正式授权的专利。根据许多国家的法律,在专利申请公布后,申请人就可以将申请专利的技术作为专利技术许可给他人使用。

由于专利文献是向社会公开的,因此单纯的专利许可仅仅是一个授权,许可方没有交付技术资料、进行技术指导和培训等义务,它的内容和执行都比较简单。但是,也因为专利许可合同强调的是授权,因此除上节提到的国际许可合同的共有条款外,专利许可合同通常包括详细的授权、专利的获得与维持不得反控和使用专利标记等特有内容。实践中,般都作为几个独立的条款出现在合同中。

(一)详细的授权条款

专利技术是公开的技术,受许方可以在技术引进之前通过公开的专利文献充分了解专利的内容,自行判定其实施后的技术效果,因此单纯的专利许可协议是一种典型的“授权”合同,许可方只将其拥有的专利权授予受许方使用通常对于受许方使用后的技术效果不负责任。因此,合同中涉及转让技术的具体内容非常简单,但对授权的是什么专利以及许可的权利保证则通常规定得非常明确。

典型的专利授权条款通常约定:根据许可方的专利,专利许可方授予受许方附录A中所列产品的非独占与不可转让的许可。”至于这里所涉及的“专利”到底是什么,通常会在定义条款中明确。实践中,如果协议涉及很多专利定义条款将指出参看附录,附录将按专利登记号和国别列出专利。为避免附录过长和太复杂,合同通常以下述方式定义许可的专利:“被许可的专利是指所有在本合同有效期之前由世界任何有管辖权的机构颁发的,在本合同有效期内许可方拥有或控制的,将用以生产合同内的产品的专利。

除专利内容外,在授权条款中通常还有许可方对所授专利权的保证。例如:“专利许可方在此向受许方保证,许可方拥有和掌握这些专利的独占所有权,不受任何限制或保留。”在某些较为详细的权利保证条款中,有时还约定当第三方质疑被许可方的专利权时,许可方须承担的义务和责任。

(二)专利的获得与维持( Acquire and Maintain)

如果许可的专利中包含有未决专利,许可合同中应当规定许可方有义务积极获得未决专利的批准,包括提出实质审查的请求,提交必要的审查资料等。此外,还应当约定因为许可方的原因,专利未能获得批准时许可方应当承担的违约责任。

根据各国专利法的规定,专利权人在专利保护期内必须定期向专利主管机关缴纳专利年费( Annual Fee),以维持专利的有效性。因此,专利许可合同应当约定许可方有义务按期缴纳年费,或者由受许方缴纳,然后从支付给许可方的专利使用费中扣除。如果因为许可方未缴纳专利年费而导致专利失效,专利许可合同将因此而解除,受许方将不再支付专利许可费用。

在有些专利许可合同中,专利维持条款还包括要求许可方对其权利承担持续有效的保证。该条款通常约定:“在专利许可合同期间,如果该项专利被专利主管机关宣布无效,受许方不仅有权宣布该许可协议无效,而且还有权向许可方索回已付的许可费。”

实践中,无论专利因何种原因失效,自失效之日起,受许方便不再承担支付使用费的义务了。无论在发达国家还是在发展中国家,要求为失效专利支付使用费的条款都被认为是不合理的限制性条款。当然,如果失效的只是揽子专利中的一项或数项,受许方仍应为其余的专利支付使用费。

专利失效后,许可方能否要求退还已经支付的专利使用费,是一个比较复杂的问题。如果专利是因为期满终止或者由于许可方未支付年费、放弃等原因失效的,受许方无权要求退还支付的使用费,理由是在失效前,作为许可合同基础的专利权是合法有效存在着的。但是,假如专利权是被专利主管机关宣告无效的,或者被法院判决无效的,因为这种无效是自始无效,视同专利权从来没有存在过,因此从理论上讲受许方应当有权要求许可方退还已经支付的使用费。但是,这种理论也存在很大争议,反对者认为受许方要求许可方退还全部使用费不合理,因为受许方之前实施专利的行为已经为其获得了利益。

(三)不争条款( NO-challenge C|ause)

不争条款又叫做不得反控条款( Noattack Clause),是指规定受许方在获得了许可方的专利授权后,在整个合同有效期内,不得对该专利的合法性提出异议或进行无效诉讼。

对不争条款的效力,不同国家的法律有不同的规定。一些发展中国家和少数发达国家法律规定或通过司法实践确定这种条款属于限制性条款,理由是其内容违背了公共利益。例如美国最高法院在1969年的利尔公司诉阿德金( Lear inc. v Adkin)案中判决认定专利许可合同中的不争条款违反了美国的公共秩序和联邦专利法,法院不予强制执行。①欧洲共同体委员会也认为不争条款与《罗马条约》第85条的精神相抵触,因而是无效的。不过,目前绝大多数国家包括我国的法律对不得反控条款没有任何规定,因此这一条款并非是绝对无效的。如果专利许可合同中订有不争条款,受许方就将根据合同约定承担不得反控的义务。

(四)使用专利标记条款( Patent Marking)

使用专利标记条款通常要求受许方在自己生产的专利产品上标明专利标记。使用专利标记的主要作用是警告他人不得仿造,否则构成侵权。专利标记的使用还可以作为专利侵权诉讼中的初步证据使用。美国《专利法》规定如专利产品上没有专利标记,专利权人就不得要求侵权者赔偿损失,因为专利权人自己没有尽到通知义务。