专有技术许可合同( Know-how License Contract)是指当事双方为了转让专有技术的使用权而签订的,规定双方权利义务关系的法律文件。

专有技术的概念是在英美法律实践中产生和发展起来的,我国法律首次正式提及专有技术是1985年实施的《技术引进合同管理条例》,对其明确定义则是1988年实施的《技术引进合同管理条例施行细则》。

《技术引进合同管理条例施行细则》将专有技术定义为“未公开过、未取得工业产权法律保护的某种产品或者应用某项工艺以及产品设计、工艺流程、配方、质量控制和管理等方面的技术知识”。专有技术主要强调的是秘密性,其范围则明确为“制造某种产品或者应用某项工艺以及产品设计、工艺流程、配方、质量控制和管理等方面的技术知识”。从上述定义和解释可以看出,专有技术实质上属于商业秘密,但其外延小于商业秘密,其主要对应的是商业秘密中的技术秘密。

在国际许可贸易中,专有技术是最重要的客体。因为专有技术的经济价值往往比专利技术高,因而专有技术使用权的转让日益重要,含有专有技术的使用许可协议在国际许可贸易中所占比例也越来越大。据统计,国际许可贸易总量的90%都涉及专有技术的许可。

由于专有技术是具有秘密性的技术,在许可合同签订之前受许方可能无法全部接触,又由于简单的授权一般不足以使受许方真正掌握技术,因此技术指导技术协助和技术培训往往是专有技术许可合同中必不可少的内容。此外,详细的合同范围条款、技术保证条款和保证条款更构成了专有技术许可合同的特有内容。

(一)详细的合同范围条款

专有技术不同于专利技术,专利技术是公开的技术,受许方可在技术引进之前通过公开的专利文献充分了解专利的内容,自行判定其实施后的技术效果,因此单纯的专利许可合同是一种典型的授权合同,合同中涉及转让技术的具体内容非常简单。但专有技术合同实际签订前受许方是不可能了解受让技术全部内容的,因此在合同范围条款中,必须详细描述转让技术的具体内容。在实践中,由于专有技术许可合同往往涉及相当数量的技术资料,因此通常会在合同范围条款中约定技术资料的清单,然后再将大量的说明书、流程图等详细的技术资料以合同附件的方式附在合同正文之后。

除约定受让专有技术的内容外,合同范围条款还应当对授权的范围作出明确约定。具体包括:①授权的种类,约定是同时授予制造权、使用权和销售权,还是仅授予其中的一项或两项权利。②专有技术的使用领域,即规定受许方是有权在所有相关领域使用许可技术,还是只能在指定领域内使用该技术。③授权的地域范围。在技术贸易的实践中,制造权、使用权和销售权的地域范围往往是不同的,销售权的地域范围一般要大于制造权和使用权的地域范围。对销售地域的限制,通常采用两种表达方式:一种是肯定的方式,即在合同中列出可以销售合同产品的国家和地区;另一种则是否定的方式,即在合同中列出不得出口的地区。④授权的性质,即许可方授予受许方的权利是独占的排他的还是普通的。

在专有技术的合同范围条款中,销售权的地域范围和授权的性质通常紧密联系。受许方总是希望有权在尽可能大的区域内销售产品,而许可方的想法则不同。首先,许可方不愿受许方在其已占有的市场内销售产品;其次,许可方也许同其他国家的某些公司也签有专有技术许可合同,如果这些协议具有独占性,那么,许可方显然不能允许受许方在这些国家销售合同规定的产品。在这个问题上,可供选择的方案有三个:①世界范围内的销售权(对于受许方再理想不过);②在使用区域内的独占销售权(最普遍的情形);③在使用区域内的非独占销售权(对受许方可能最不利的选择)。在具体的许可合同中到底使用哪种方案完全取决于双方谈判地位的高低以及谈判技巧的优劣。

(二)技术保证条款( Technology Warranty Clause)

在专有技术许可合同订立之前,因为专有技术是秘密的,受许方不可能了解该技术的全部内容,因而也不能准确判断实施后的技术效果及其掌握该技术的能力。因此,在专有技术许可合同中往往有一专门的技术保证条款,由许可方对技术资料的完整、正确、清晰,技术服务和人员培训,相关设备的性能以及合同工厂的正常运行和合同产品的性能等事项作出保证。

一般来说,许可方比较乐于对技术资料的完整和正确、技术资料的按时交付、相关设备的性能等作出保证,但是对技术服务或人员培训的效果、合同工厂的正常运行以及合同产品的性能等纯粹的技术效果问题往往不愿提供保证。这主要出于以下几种理由:一种是许可方只是一个科研单位,本身并没有生产经验,无法对技术的效果作出保证;另一种是因为影响合同工厂运行合同产品性能的因素很多,对其中的许多因素,许可方是无法控制的,例如受许方的员工素质和操作技能原材料和零部件的质量等;第三种是受许方为了适应本国的条件或市场需求,要对被许可专有技术作一定的修改,在这种情况下,许可方也很难对技术效果作出保证。

在许可方上述理由合理的情况下,要求其承担严格意义的技术保证是非常苛刻的。但反过来看,如果许可方对技术效果不作任何保证,技术有效性的风险将全部由受许方承担。因此,比较妥当的做法是在兼顾双方利益并考虑客观情况的基础上起草这一条款。受许方如果坚持要求许可方保证技术效果,则也应承担相应的义务,如严格按照许可方的要求选派受训人员,修改受许方技术时征求许可方意见,保证原材料和零部件符合合同规定的要求,保证按照许可方的指导使用受许可技术等等。

(三)保蜜条款( Confidentiality Clause)

保密条款是专有技术许可合同最重要的条款之一。专有技术之所以具有经济价值,其根木原因在于其不公开性,因此,专有技术的受许方承担保守专有技术秘密的责任是签订许可合同的前提或先决条件,即使合同中没有明确规定也应承担相应责任。但是为引起受许方对保密责任的重视,大多数专有技术许可合同中仍专门规定保密条款。

关于有关当事人对专有技术承担的保密责任,我国1985年的《技术引进合同管理条例》和2002年的《技术进出口管理条例》都有原则性规定。《技术进出口管理条例》第26条规定:技术进口合同的受让人、让与人应当在合同约定的保密范围和保密期限内,对让与人提供的技术中尚未公开的秘密部分承担保密义务。但是,在保密期限内,承担保密义务的一方在保奢技术非因自已的原因被公开后,其承担的保密义务即行终止。

由于上述法定义务规定得非常笼统和抽象,因此在专有技术许可合同中,通常还须订立内容详细具体的保密条款。该条款主要包括以下内容:

1.保密的客体范围

即保密的专有技术及其资料的范围。在专有技术许可合同中,并非所有的作为合同标的的技术资料都是保密的对象,能够作为保密对象的通常仅限于那些未进入公有领域保密义务人从对方直接获得的核心技术秘密。

2.保密的主体范围

即专有技术许可合同规定的保密义务的直接承担者。技术许可合同中保密义务的主体主要指受许方,包括受许方的雇员或分包商。在受许方雇员或分包商泄密的情况下,受许方将承担违反保密条款的责任。

在少数专有技术许可协议中,也有关于许可方承担保密义务的条款。其主要适用于三种情况:其一是要求许可方对受许方提供的合同工厂的有关情况、受许方的生产能力、经销渠道等生产经营信息承担保密义务;其二是要求许可方在订立许可合同后,也应对其许可的专有技术予以保密,不得以危害受许方为目的将其专有技术公开;其三是在受许方将其改进或发展的技术回授给许可方时,许可方应当承担保密义务。

3.保密措施

即规定有关处理专有技术秘密文件的标准。在实践中,保密条款中约定的保密措施主要有以下几种:①限定接触核心秘密技术的人员;②限定技术资料的存放地点或存放器具;③限定使用技术资料的方式。例如在合同中约定受许方不得复制许可方提供的技术资料,受许方应当详细记录其每次使用技术资料的情况等。

4.保密期限

即双方承担保密义务的期限。保密的期限通常与合同期限相当。对于超过合同期限的保密期限是否有效,各国法律的规定不一致。发达国家大多认为,只要专有技术尚未进入公有领域,保密义务就不能解除。发展中国家的技术转让法一般都把要求受许方在合同期满后继续承担义务(包括保密义务)的条款视为不合理的限制性条款。例如我国1985年的《技术引进合同管理条例》就曾经眀确规定受许方的保密义务一般不得超过合同期限。但是,从理论上讲,即使合同有效期结束,只要许可方的专有技术仍然具有商业秘密的性质,受许方是应当承担不得“以违反诚实信用的商业惯例”的方式泄露的法定义务的。此时的保密义务虽然不是依据合同而产生,但保密义务实质上是存在的。基于这种观点,我国2002年实施的《技术进出口管理条例》对保密义务的规定则较为原则性,给予交易双方较大的自由约定的空间,其仅在第26条规定:技术进口合同的受让人、让与人应当在合同约定的保密范围和保密期限内,对让与人提供的技术中尚未公开的秘密部分承担保密义务。但是,在保密期限内,承担保密义务的一方在保密技术非因自己的原因被公开后,其承担的保密义务即行终止。

5.初期保密义务

在专有技术许可合同达成前的谈判阶段,许可方往往要求与受许方签订初期保密协议,其具体内容包括:明确规定受许方有义务对从许可方获得的切技术情报予以保密;规定保密期限及受许方的保密义务不因谈判的失败而解除;规定一定数额的保证金,即要求受许方在初期保密协议签订后立即向许可方支付一笔款项作为其履行保密义务的保证。在正式签订许可合同时保证金作为合同的预付款从合同总价款中扣除。如果未能签订正式的许可合同,许可方须在规定的期限内退还保证金,但如果受许方违反保密义务,许可方有权没收这笔保证金。

从理论上讲,保密条款是专有技术许可合同特有的条款。但在实践中,有一些名为专利许可合同却订立了保密条款的情况,这类合同通常属于如下两种情况:一种是已提出专利申请并获得专利申请号,但还未进入公告程序的技术转让。这种技术严格地说尚属于专有技术,但由于合同订立后可能很快会获得专利,并且为了获得更高的合同价格,许可方一般将这种技术作为专利技术转让。另一种是已获权的专利技术中包含有未公开的专有技术。实践中某些发明者为了更充分地保护其发明,在申请专利时,将其中的核心部分不公开。因而受许方在利用这一发明时,单凭专利文献中公开的技术资料并不能掌握和运用这一技术,还必须获得没有公布的专有技术,由此导致在专利许可合同中出现了保密条款。在上述两种情况中,保密条款予以保密的对象都不是已公开的专利技术,而是未公开的专有技术。

(四)合同期满继续使用专有技术条款

大多数专有技术许可合同规定,在合同终止后,受许方仍有权使用许可方提供的专有技术,仍有权设计、制造、使用、销售和出口合同产品而不构成侵权。这一条款旨在使受许方不致在合同期满后突然失去在其原有领域中继续生产的机会。但要注意的是,目前各国对这一条款的合法性有不同规定。因此,在合同规定期限届满后如继续使用技术条款时要注意不要和有关国家的法律规定相冲突。

(五)考核验收条款

技术贸易的“交货”过程,实际上是供方向受方传递和传授技术知识、经验和技能的过程。其中除移交技术资料外,更主要的是靠言传身教的形式向受方“交货”。“交货”是否完成?所交之“货”是否符合合同要求?在技术贸易中这些问题只能用考核合同产品的办法来解决。因此,在考核验收条款中,必须订明以下主要内容:考核验收的产品型号、规格、数量,考核验收的内容、标准、方法、次数,考核验收的地点、时间,所用关键专用测试仪器及设备的提供,双方参加考核验收人员的安排和责任,考核费用的负担,考核结果的处理,考核不合格的责任归属,经济法律责任归属等等。