商标许可合同( Trademark license contract)是指商标权人与受许人就转让商标使用权签订的、约定双方权利义务的合同。在合同期内,受许人有权在制造的产品上使用商标权人的商标,同时向商标权人支付商标使用费。大多数国家在立法确认商标使用权转让的同时也规定了某些限制条件,比如要求商标许可合同的备案制度,要求商标权人对受许人进行产品质量监督等,以保护消费者的利益。

和其他标的的许可合同相比,商标许可合同的特有条款有:商标的内容和特征、商标的合法性和有效性、受许人使用商标的形式、许可人的质量监督权、许可方的商标续展义务及商标标识的管理等。

(一)使用商标的形式

在实践中,商标使用的形式主要有以下四种:

(1)单独使用许可方的商标;

(2)单独使用许可方的商标,同时注明生产国家和生产厂家;

(3)使用联结商标,即将许可方商标和受许方商标中有代表性的部分联结起来,组成一个新商标,在受许方所在国另行注册,其所有权属于受许方;

(4)使用双重商标,即将许可方的商标和被许方的南标并列,如“上海SANTANA”等。

对于受许方来说,通过获得商标使用许可,可以利用许可方已经创下的牌子”为自己的产品打开销路。但是,单纯使用许可方的商标也存在很大的弊端。一且商标许可合同期满没有续展,受许方就不得不换用其他商标,这样将极大影响产品的销量。在此之前利用许可方获得的市场份额将迅速丧失有鉴于此,在国际商标许可贸易中,越来越多的许可合同使用联结商标或双重商标的形式,这样既可以利用许可方商标的宣传效果,又可以逐步创出自已的品牌。

(二)质量监督和控制条款( Quality Supervision and Control

质量监督和控制条款是商标许可合同中最具特色的条款。商标许可使受许方可以利用许可方有一定知名度的商标推销自己的产品,以获得经济效益。对许可方来说,一方面,通过商标许可可以获得使用费,另一方面,它也要承担旦受许方商品质量低劣,自已商标的信誉将受影响的风险。按照某些国家的法律,如美国,如果因受许方的产品质量问题致人伤害,商标权人必须承担连带责任。

为把自己的风险和责任降到最低,在商标许可合同中,许可方一般要求订入质量监督和控制条款,即要求受许方保证使用商标商品质量的一·致性和符合合同规定的质量标准,许可方有权监督受许方的产品和原材料,有权到其工厂检查生产过程,有权要求其定期将产品样品送交许可方检查等。

常见的质量监督和控制条款约定如下:“受许方同意合同产品将符合合同规定的质量标准,将保证并加强商标名誉及其代表的信誉。同时合同产品的生产、出售、分销将遵守适用的法律,并不得影响许可方的计划及商标本身的名誉。为了达到这一目标,受许方应当在出售合同产品之前,免费寄给许可方定量的产品样品和包装材料,以取得许可方的书面同意。此外,受许方同意许可方委派的代表到受许方使用许可商标的生产现场,检查受许方的最终产品是否符合合同规定的质量要求。如果受许生产的合同产品经抽样检查,未能达到合同规定的质量标准,受许方应暂时停止使用许可方的商标。许可方应当协助受许方寻找原因,提出改进意见。待受许方产品达到质量要求后,方可继续使用受许商标。

值得注意的是,虽然商标权人的质量监督和控制是合理合法的,但在实践中也有一些商标权人利用这项条款对受许方施加种种限制。例如,许可方可以保证产品质量为名,要求受许方向许可方购买原材料或零部件,或者规定受许方必须聘用许可方指定的工作人员,或者限制受许方对合同产品进行改进等等。对于这些要求或限制,多数国家的法律认为属于不合理的限制性商业条款,称为“搭售”。

(三)许可方的商标续展义务

商标续展是指通过一定的程序,延长原注册商标的有效期,使商标注册人继续保持对其注册商标的专用权。对商标使用许可合同来说,商标续展是许可方的义务和许可合同持续有效的条件,否则一旦注册商标失效,许可合同将终止,受许方无需再支付使用费,并且在一定条件下(即合同约定续展为许可方的义务)还可以追究许可方的违约责任。对商标使用许可而言,商标续展应是许可方的义务和许可合同持续有效的条件;对商标转让合同而言,商标续展是受许方继续享有商标专用权的条件。

(四)商标标识的管理

这一条款通常包括三项内容:

(1)商标标识的获得。商标标识可以由许可方提供,但多数情况下由受许方印制。如约定由受许方印制,合同中应规定商标标识的式样、图形、色彩等,必要时应随附样品。

(2)商标标识的使用。一般规定受许方在首次出售载有许可方商标的产品前,应得到许可方的书面确认。不合格产品不得使用商标标识或不得销售,已经销售的许可方有义务追回。

(3)合同终止后对商标标识的处理。通常规定合同终止时库存的尚未使用的商标标识,应当销毁或作价转让给许可方或其指定的第三方。在合同终止前受许方已生产的产品,如载着该商标标识,应允许其继续销售,直到售完为止。