来源：知识产权局

2020年12月14日，国家知识产权局发布了知识产权行政执法指导案例“河北省邯郸市知识产权局调解专利分案申请临时保护纠纷案”（指导案例4号）。下面就该指导案例的理解与适用进行说明。

一、推选经过和指导意义

2019年11月，国家知识产权局启动知识产权行政执法指导案例的推选工作，河北省知识产权局向国家知识产权局推荐该案例作为参评指导案例。根据国家知识产权局《关于知识产权行政执法案例指导工作的规定（试行）》，经审核遴选、专家评审、案例指导工作委员会审议，认为该案例在认定分案申请的临时保护期限方面，具有指导意义，可作为备选指导案例。2020年12月，经国家知识产权局局务会审议通过，该案例作为第一批指导案例发布。

“临时保护”是专利领域特有的一种保护制度，是指申请人有权要求在发明专利申请公布至授权期间，实施该发明的单位或个人支付适当费用。因此，对于申请人来说，除了在发明专利被授权后能够受到专利权保护，其还享有在发明专利申请公开日至授权日期间受到临时保护的权利。但专利法及专利法实施细则对于临时保护期的规定相对较为原则，对分案申请临时保护期限起算点等情形并未作出具体规定。该指导案例基于相关法律法规的立法精神，结合案件实际，对发明专利申请特别是分案申请的临时保护期起算日作出明确认定。其确立的原则对于正确理解和适用专利法第十三条关于“临时保护”的规定具有指导意义，有利于保护专利权人的合法权益，也有助于平衡权利人和社会公众之间的利益。

二、案件要点的解读与说明

该指导案例的案件要点明确：“临时保护期”为发明专利的公开日至授权日；其中对于分案申请的公开日判断，以其母案、分案申请中较早的公开日为准。该指导案例中母案申请公开日早于分案申请公开日，故以母案申请公开日为分案申请临时保护期的起算点。

（一）关于“临时保护期”的法律规定

专利法及专利法实施细则对“临时保护期”作了相应规定。专利法第十三条规定“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”专利法实施细则第八十五条第一款第（四）项进一步规定“管理专利工作的部门应当事人请求，可以对在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷进行调解。”专利法实施细则第八十五条第二款还专门规定“当事人请求管理专利工作的部门调解上述纠纷的，应当在专利权被授予之后提出。”

根据上述规定，“临时保护期”从发明专利申请公布之日即公开日开始起算，并至该发明专利授权公告之日终止。一般而言，发明专利申请的公开日是明确的，即经初步审查合格后自申请日起满十八个月公布，或者根据申请人的请求提早公布。而当一件发明专利申请存在单一性缺陷时，申请人为克服该缺陷可提出分案申请，或者在符合单一性的情况下申请人亦可主动修改而提出分案申请。分案申请通常与作为分案基础的母案申请存在不同的公开日。在确定分案申请的“临时保护期”时，就需要明确是从分案申请的公开日起算，还是应当从母案申请的公开日起算。专利相关法律法规对此并没有明确的规定。

（二）对分案申请临时保护期起算日的认定及相关理由

对分案申请临时保护期起算日的认定是该指导案例的核心问题。对于这一问题，有两种不同的观点。第一种观点认为应当将分案申请的公开日作为起算日。主要理由是分案申请为申请人单独提出的一类专利申请，其公布程序独立于母案申请，并且分案申请的公开日一般会晚于母案申请；如果将母案申请的公开日作为分案申请临时保护期起算时间点，会不当地扩展分案申请的临时保护期，从而对社会公众的利益有所损害。另一种观点则认为应当以母案申请和分案申请中较早的公开日作为分案申请临时保护期的起算日。该指导案例采纳了这一观点。这主要是考虑到临时保护是对申请人公开其发明的一种权益保护，应着重考虑其发明内容何时被公布。分案申请源于母案申请，根据专利法实施细则第四十三条的规定，分案申请的内容不得超出母案申请记载的范围。由此可见分案申请的发明内容应该在母案申请中已有记载，因此应当以最先公开发明内容的日期作为临时保护期的起算日。

不同于实用新型专利申请和外观设计专利申请经初步审查合格即可被授予专利权，发明专利申请在初步审查合格后，还要经过公布和实质审查才有可能获得授权。根据专利法第三十四条的相关规定，发明专利申请经初步审查合格的，需要由国家知识产权局自申请日起满十八个月予以公布或应申请人的要求提早公布；同时，按照专利法第三十五条的规定，发明专利申请自申请日起三年内，申请人可以随时请求国家知识产权局对其申请进行实质审查。这就是我国对于发明专利申请所实行的“早期公开、延迟审查”制度。其目的在于一方面使申请人有足够的时间考虑是否启动对其提交的发明专利申请的实质审查，如果申请人在综合考虑后撤回申请，在该申请尚未被公布的情况下，申请人还可以通过商业秘密等途径保护其技术内容；另一方面也能使社会公众尽早地了解发明内容，不至于因审查的延迟而阻碍技术信息的传播，同时也有利于公众及时对发明是否符合授权条件提出意见。如果一件发明专利申请经实质审查未发现存在法定驳回情形，便可以被授予专利权。发明专利权自公告之日起生效，此时专利权人便可以根据专利法第十一条的规定获得实施其发明创造的“独占权”。但是在发明专利申请公布至授权公告期间，由于申请处于尚未授权的状态，因此申请人无法依据专利法第十一条的规定获得保护，无权要求他人停止实施发明或赔偿损失，并且因申请文件的公开使得公众已经知悉其发明技术内容，申请人也无法采用商业秘密等方式对其发明进行保护。如果在这段时间允许公众随意实施申请人的发明，而不为申请人提供一种适当的保护，有可能导致发明专利申请人的权益受到明显损害，不利于“早期公开、延迟审查”制度的实施，也不符合专利制度“公开换保护”的宗旨。因此，专利法第十三条规定了对发明专利申请的“临时保护”，即发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

基于以上分析可知，“临时保护”是申请人在其发明专利申请公布后专利权授予前因第三人实施其公开的发明所获得的一种救济措施，因而在确定临时保护的时间起点时，应当以申请人最早将其希望获得保护的发明内容向公众公开的日期为准。当一件专利申请存在多项发明创造时，根据专利法第三十一条的规定，申请人只能在该申请中保留其中一项发明创造，但申请人可以根据专利法实施细则第四十二条的规定对其他发明创造提出新的专利申请，并保留原申请日。这一新的专利申请即为“分案申请”。分案申请请求保护的发明创造内容源自母案申请，并且在申请人向国家知识产权局提交母案申请时便表达了希望这些发明创造也能获得保护的意愿。同时，根据专利法实施细则第四十三条第一款的规定，分案申请的内容不得超出母案申请记载的范围，也就是分案申请不能新增发明创造的内容。由此可见，当母案申请向社会公众公布时，实际上也已经对分案申请中所期望获得保护的发明创造内容进行了披露。如果第三人通过母案申请的公布提早获知分案申请的发明内容并将其实施，此时也应就这一期间实施相关发明的行为向申请人支付适当的费用。

分案申请可以在母案申请办理授权登记手续届满日前或母案申请被驳回、撤回、视为撤回前提出，而且当分案申请存在单一性缺陷时，申请人在该分案申请满足相关期限要求的条件下可以根据审查意见再次分案。因此，除了极特殊情况外，分案申请公开日晚于母案申请公开日，两者可能会相差几个月甚至几年。如果不对申请人在该时期内的权利予以保护，造成“权利真空”，将会损害申请人的合法权益，也会在一定程度上打击申请人在提交发明专利申请时充分公开其发明内容的积极性。对于实施该发明的单位或个人来说，虽然以母案申请和分案申请的公开日中较早的日期作为“临时保护期”的起算日可能会导致其需要支付更多费用，但是因提早获知相关发明内容而给予申请人合理补偿本身就是其应当履行的义务。

综上可知，该指导案例对分案申请临时保护期的认定，既严格保护了权利人的合法权益，又不会造成权利的过度扩张，较好地平衡了权利人和社会公众之间的利益，符合“临时保护”制度设立的目的和精神。

三、其他需要说明的问题

涉及临时保护的专利纠纷案件与专利侵权纠纷案件性质不同，在临时保护期内实施相关发明的行为，并不属于侵权行为。对于这一期间内实施其发明的单位和个人，申请人享有要求给付合理使用费的权利，但并不享有请求停止该实施行为的权利。管理专利工作的部门对涉及临时保护的案件有着与专利侵权纠纷案件不同的立案标准、办案程序和执法权限。根据专利法实施细则第八十五条的相关规定，管理专利工作的部门对因临时保护期费用支付问题所引起的专利纠纷有调解的权限。但只有当涉案发明被授予专利权之后，当事人才能提出调解请求；对于授权之前所提出的调解请求，应当不予立案。根据专利行政执法办法第二十四条的规定，申请人因发明专利临时保护期费用纠纷请求管理专利工作的部门调解的，应在被请求人同意调解并提交意见陈述书后方可立案；被请求人逾期未提交意见陈述书或者明确表示不接受调解的，管理专利工作的部门应不予立案，并通知请求人。