【案例】欧某、甲公司诉乙公司、张某商标侵权纠纷案

（一）案情简介

原告欧某是“KINDON”商标的注册人。该商标于1991年6月10日获准注册，核定使用商品为服装（第25类）。另一原告深圳甲公司是一私营企业，法定代表人为欧某。欧某于1991年8月1日决定将“KINDON”商标由深圳甲公司拥有使用权。

无锡乙公司是一家1993年2月8日注册成立的中外合资企业,经营范围是生产销售各类服装。乙公司接受武汉某时装城的来料加工订单，先后两次生产“KINDON”牌西装。在第二次加工过程中，被无锡工商局根据原告举报于1993年11月5日现场查获。另外，原告于1993年11月29日派人在北京市东城区隆贸百货店张某处以2580元购买了“KINDON”牌西装1套，国家公证处对购买行为进行了公证。原告遂向人民法院提起诉讼。

法院经审理认为，乙公司明知原告是“KINDON”商标的权利人，却以营利为目的为他人生产侵犯原告商标专用权的产品，具有主观过错，行为已构成对原告商标权的侵害，应承担法律责任，包括停止侵权，消除影响，赔偿损失。由于乙公司所述负责联系这次委托加工的武汉某时装城刘某一直未能找到，为保护商标权人的合法权益，即使认定该加工承揽合同成立，乙公司也应先行承担其法律责任，因为乙公司未尽到商业经营中的谨慎审查义务，对该侵权行为应负连带责任。乙公司在承担责任后可以向其提出的委托加工方追偿。一审法院于1997年5月23日作出判决，要求乙公司、张某停止侵害，公开向原告赔礼道歉，支付赔偿金。

乙公司不服一审判决提起上诉。

（二）本案涉及的知识点

1.如何认定在相同商品上使用相同商标的侵权行为？

2.加工方在商标侵权诉讼中应承担直接责任。

（三）与本案有关的现行法规

商标法第52条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

1.未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；

2.销售侵犯注册商标专用权的商品的；

3.伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

4.未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

5.给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

（四）当事人意见及理由

原告欧某、深圳甲公司诉称，其是“KINDON”商标的注册人和核准使用人，被告未经许可以营利为目的为他人生产侵犯权利人商标专用权的产品，已构成商标侵权，应承担停止侵权，赔偿损失等责任。

被告乙公司辩称，乙公司接受武汉某时装城刘某的来料加工要求，由时装城提供面料、商标（未明确使用何种商标）等，由乙公司提供里料、有纺衬、无纺衬等辅料及包装。在加工过程中，时装城才向乙公司提供了商标标识（“金盾”商标），乙公司按时装城要求将其提供的商标标识缝制于定作物之上。乙公司认为，上述事实说明乙公司不是原告诉称的“生产”，而是委托加工，只应承担加工承揽行为的法律责任。

（五）法院的判决结果及理由

二审法院经审理认为，乙公司明知被上诉人是“KINDON”商标的权利人，却未经权利人许可，以营利为目的为他人生产侵犯被上诉人商标专用权的产品，已构成对被上诉人商标权的侵害，应承担法律责任。原审判决在乙公司所述负责联系委托加工的武汉某时装城刘某一直未能找到的情况下，为保护商标权人的合法权益，让乙公司先行承担法律责任，并无不当。二审法院于1998年7月29日作出判决,除了对赔偿数额进行适当调整外，基本维持了一审判决。

（六）评述

1.概述

本案的一审和二审均在2001年商标法修订之前作出，其依据的是当时的商标法第38条第（1）项和第（4）项。经2001年修订后,原第38条第（1）项和第（4）项分别成为第52条第（1）项和第（5）项，但内容保持未变。本案的关键问题在于，被告乙公司接受他人委托加工侵权产品，是否构成1993年商标法第38条第（1）项即现商标法第52条第（1）项所规定的侵权行为。按该条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册相同或者近似的商标的，为侵犯商标专用权的行为。在适用这一规定时，除了要认定同一种商品或者类似商品、相同或者近似的商标以外，还要确定是否存在着未经商标注册人许可的使用行为。

在本案中，被告乙公司按照委托方的要求加工“KINDON”牌西装，确系未经商标注册人许可。关于这一点，本案被告也未提出异议。在通常情况下，商标实际使用人是否经过了商标注册人的许可,往往不会引起很大的争议。按照商标法第40条的规定，商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标，商标使用许可合同应当报商标局备案。虽然在实践中也有一些商标使用许可合同未报商标局备案，但其在当事人间的效力也得到了人民法院的承认。在不签订书面的商标使用许可合同的情况下，问题可能会复杂一些。例如，在中国某旅游公司诉北京市某运动衣厂侵犯商标专用权纠纷案中，一审法院认为，被告虽获得原商标注册人口头允诺无偿使用涉案商标，但在商标转让给原告后，被告在未与原告达成商标使用许可协议的情况下继续使用，构成侵权。二审法院终审认为，原商标注册人与被告之间存在着事实上的商标许可使用合同关系，原告在受让注册商标后未与原注册人及被告就此问题进行协商，存在着过错，因而认定被告的行为不构成侵权。二审法院在这里虽然没有明说，但实际上是认为原告默示地许可了被告的使用，只是在原告提起诉讼的情况下，可以理解为原告已不再许可被告使用，因此二审法院一方面认定被告不构成侵权，另一方面又要求被告停止使用。

很显然，本案中被告乙公司生产“KINDON”牌西装的行为未经原告商标权人许可，对此问题没有任何争议。乙公司只是强调自己受客户委托进行加工，商标标识也由客户提供，其行为不构成侵权。由于乙公司所生产的西装与商标注册人被核准使用的商品属相同商品，其缝制在西装上的“KINDON”商标又与原告商标相同，因此，只要乙公司的行为属于商标法第52条第（1）项所说的“使用”,其行为便毫无疑问地构成了商标侵权。

2.构成使用的情形

按照一般的理解，在商标法上，“使用”一词在不同的场合下有不同的含义，须仔细区分。在商标权的取得及维持其有效性的场合下，例如为获得第二含义以及避免因连续三年不使用而被撤销，“使用”应是持续的、具有实质意义的使用，暂时性的或仅仅在少量商品上的使用通常不被认为是有效的使用。而在涉及以商标侵权的场合下，被控侵权一方的“使用”则具有更为广泛的含义，既包括在商品上的使用，也包括在商业文件上的使用；既包括持续的使用，也包括在偶尔的、暂时的使用。因此，商标法第52条第（1）项所说的“使用”应作出最广义的理解。

在实践中，将与他人注册商标相同或近似的商标直接印制或粘贴在商品或商品的包装上，以及在广告宣传中直接展示出来，在认定“使用”时是比较容易的。像本案这种情况，被告声称商标标识是由委托方提供的，它只是按照委托方的要求加工制作了规定的服装，并把委托方提供的商标标识缝制在服装上。对此行为的定性，我们认为，应从两个方面来考虑：

第一，商标法与专利法不同，它并不把产品或服务本身作为保护对象。严格来说，专利法所保护的是技术方案，也不是产品本身。但是，专利法上的任何技术方案都必须通过具体的产品体现出来。因此,在专利法上，未经专利权人许可，制造、销售、许诺销售、使用以及进口专利产品，除法律另有规定的以外，属于侵犯专利权的行为。而在商标法上，制造及销售与他人注册商标指定使用的商品相同的商品，并不在商标权的权利范围之内，除非该商品本身即作为商标。因此，制造及销售产品本身在商标法上通常是不会构成商标侵权的。我们可以假设，如果在本案中被告乙公司只是接受委托加工了与原告所生产的西装款式相同的西装，未在西装上缝上任何商标标识或附加其他任何能够判断出其品牌或生产厂商的信息，而是由委托方在收货后自行缝上商标标识，恐怕就很难再认定被告的行为为侵权行为。

第二，商标法虽然不以产品本身为保护对象，但商标权的保护范围却与商品有着密切联系。商标作为指示商品来源的标志，把商品及其生产者联系在一起。通过商标，消费者虽然并不一定能够确切地知道商品的真正生产者，但他至少可以作出这样的判断：使用相同商标的同一种商品来源于同一个生产者。商标所标示的商品与其生产者之间的这种关系，正是商标法所要努力维系的。商标法所要制止的，也主要是那些破坏、割裂或歪曲商品与其生产者之间的这种关系的行为。具体到本案而言，消费者在看到乙公司制作的“KINDON”牌西装时，会认为这些西装与原告所生产的、同样使用“KINDON”商标的西装是出于同一个生产者，虽然并不是所有消费者都知道“KIN-DON”商标的所有人是原告。但事实上，这些标有“KINDON”商标的西装却非被告所生产，商品与其生产者之间的关系遭到破坏。

基于以上两个方面的考虑，结合本案的具体情况，我们就可以得出结论：乙公司接受委托加工假冒他人注册商标的产品，属于商标法第52条第（1）项规定的“使用”。商标的基本作用是向消费者标示有关产品生产者的信息，尽管本案涉案商标标识是由委托方提供的，但乙公司通过该商标向消费者标示了虚假的生产者信息，使消费者误将乙公司加工的服装认作原告生产的服装。在这里，乙公司既有未经许可将非法印制的原告注册商标标识使用于其加工的西装上的行为，也有使用该商标标识向消费者标示虚假生产者信息的行为。因此，乙公司的行为完全符合商标法第52条第（1）项所规定的“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用其注册商标相同或者近似的商标”的行为的特征。

在国营北京市某无线电器材厂诉北京市某开发有限责任公司商标侵权案中，被告根据客户的要求，生产、销售无商标、无产品说明书和包装的CD1-3型话筒，客户提货时在被告处自行对产品进行包装，被工商部门当场查获。法院认为，被告向客户出售无标识产品，客观上容许了客户在其被告的经营场所实施了侵害注册商标专用权的行为，认定其行为构成侵权。从理论上说，该案被告的行为可归类于商标法第52条第（5）项即“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为，但该案从一个侧面说明，被告虽然没有在其产品上直接“使用”原告的商标，但允许其客户在其经营场所非法“使用”原告商标，共同完成了“使用”的行为，应承担直接的商标侵权责任。

在相同或类似商品上使用与他人注册商标相同或近似的商标，不仅包括直接在商品上使用他人商标，而且包括那些在商业文件包括发票、合同书、报价单等以及广告宣传中的间接使用。未经商标注册人许可而在这些文件或材料中使用与他人注册商标相同或类似的商标，也将构成对商标的“使用”。国内曾经有一个案例,被告在其店内设有专柜销售原告生产的面包，但在双方合作关系终止后，被告将另一家公司生产的外形与原告所生产面包近似的面包放在原用以销售原告面包的专柜里，并且在标签上标明了原告的商标，被法院认定为商标侵权。法院作出此种认定的重要依据之一，就是被告在商品标签上未经许可使用了原告的商标。

综上所述，现实生活中对商标的使用方式有多种多样，无论是自主生产还是接受他人委托加工，不论是在商品上直接使用还是在商业文件或其他材料中使用，只要用以向消费者或购买者传递有关商品与其生产者之间关系的信息，即构成商标法第52条第（1）项所规定的“使用”。

（七）对本案的思考

1.哪些行为属于商标法第52条第（1）项规定的“使用”行为？

2.加工承揽合同下加工方对商标侵权应承担什么样的责任？