主要知识点

对自己商标的不正当使用，如果与他人商标相同或近似，并且易于导致混淆，构成对他人商标的侵权。

非正当使用自己商标构成侵犯他人商标权

【案例15】某化工厂诉某兔王胶水厂滥用商标侵权纠纷案

（一）案情简介

某兔王胶水厂于1996年11月14日注册“玉虎”拼音和文字组合商标，图样为一圆环内有美术体“yuhu”拼音和楷体玉虎字样，注册证号为896144,核定商品使用范围为粘合剂、合成乳胶。1997年5月7日申请注册“兔王”图文组合商标，图样为文字“兔王”和拼音“TUWANG”加兔的上半部形状。商标注册证号为996004,核定使用范围为工业用粘合剂和胶（不包括纸用粘合剂）。2002年3月7日又申请注册“金品玉兔王”文字商标，图样为金品玉兔王楷体文字。注册证号为1724024,核定使用范围为工业用粘合剂、工业用胶、非文具非家用胶水。另外，某兔王胶水厂于1998年12月7日申请注册“五兔”图文组合商标，图样为一圆环内有五只兔子，下方为五兔的文字，由于与“玉兔”在文字上容易造成混淆而被国家商标局裁定不予注册，目前正在国家商标局商标评审委申请复议期间。早在某兔王胶水厂申请相关商标之前的1982年9月，原告某化工厂就申请注册了“玉兔”图文组合商标，玉兔（美术体）文字加一圆环，圆环中有一跳跃兔子。商标注册证号为161971,核定商品使用范围为第26类白乳胶。1997年5月28日某化工厂又注册“玉兔”文字商标，图样为玉兔（美术体）。注册证号为1014180,核定商品使用范围为第一类工业用粘合剂和胶（不包括纸用粘合剂）。2002年3月某化工厂与丹阳市玉兔乳胶厂（下称乳胶厂）签订转让协议，将某化工厂拥有的商标转让给后者，并经国家商标局核准。2002年3月8日双方签订书面协议载明，某化工厂将其商标转让给乳胶厂后，乳胶厂许可某化工厂继续享有上述商标的排他使用权，并且由某化工厂负责处理上述商标相关的所有事务，包括侵权争议的处理事务，所得归某化工厂。2002年2月某兔王胶水厂在其生产销售的产品上组合使用其注册的“玉虎”、“兔王”商标,将其中“玉”和“兔”字故意放大，造成“玉兔”的视觉效果，共计生产销售100桶，销售价每桶40元。

（二）本案涉及的知识点

两个合法有效的商标其专用权分别受到法律的保护，但是如果商标权利人将自己拥有两个注册商标故意组合变形使用，客观上已经造成与他人著名商标近似的效果，从而使得消费者产生混淆和误认，工商机关予以查处的行为符合商标法的规定。

商标权利人将自己拥有两个注册商标故意组合变形使用导致与他人商标的混淆和误认，同时也属于权利滥用导致的侵权，人民法院以侵权之诉也可以依法处理。同时探讨了商标转让原告诉讼资格及其权利的承受。

（三）与本案有关的现行法规

宪法第51条中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。

民法通则第4条民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。

商标法第51条注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

第44条第1款第（1）、（2）项使用注册商标，有下列行为之一的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标：（一）自行改变注册商标的；（二）自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项的。

最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第11条第1款商标法第52条第（1）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。

（四）当事人的意见及其理由

本案原告诉称，原告是生产玉兔牌粘合剂的专业企业，玉兔商标被评为市知名商标。被告住所地与原告相距仅6公里，被告通过注册“玉虎”、“兔王”、“金品玉兔王”等商标，将“玉虎”与“兔王”组合使用在产品包装上，“玉”与“兔”字体巨大，而“虎”与“王”字体细小，似为“玉兔”商标进行销售，给原告的知名品牌造成了极大影响和损害，导致原告的产品销量和利润逐年下降。请求：1.判令被告立即停止侵害原告注册商标专用权的行为，收缴和销毁销售中及库存的侵权标识、包装物及其设计作品、印刷模板；2.判令被告在公开报刊上刊登致歉声明，消除影响；3.判令被告赔偿损失30万元和相关诉讼费用。

本案被告辩称，被告使用自己合法注册的商标，不存在对原告实施商标侵权行为，要求驳回原告的诉讼请求。同时，原告主体不符，无权起诉。

（五）法院的判决结果及其理由 '

法院认为，“虽然“玉虎”与“兔王”商标均属于某兔王胶水厂自己的注册商标，但某兔王胶水厂没有将“玉虎”与“兔王”商标正当使用，而是出于商业目的，未经某化工厂的许可在相同的产品包装装潢中明显突出强化了“玉虎”和“兔王”商标中的“玉”与“兔”字形的排列，而几乎完全淡化其中“虎”与“王”的标识作用。其主观上具有使相关公众混淆的故意，客观上在整体结构上造成了与某化工厂“玉兔”商标几乎相同的强烈标识效果。已经给相关公众造成了混淆。某兔王胶水厂的上述行为系超过正当界限行使其权利，构成权利滥用。已经侵犯了“玉兔”商标的专用权。2.在某化工厂将其所有的商标转让给乳胶厂后，乳胶厂许可某化工厂继续享有上述商标的使用权，其性质为排他使用。该协议属于效力待定的协议。2002年3月19日双方的转让协议正式签订，于同年5月31日经过国家商标局正式核准。乳胶厂与某化工厂的授权协议所依赖的条件已经成就，该转让行为发生相应的法律效力。另外，法院审理期间乳胶厂还特别授权由某化工厂负责处理与使用该商标相关的所有事务，处理收益归某化工厂所有。法院在征求商标所有人乳胶厂对本诉讼的意见时，乳胶厂再次明确上述授权。因此原告是适格的。综上，某兔王胶水厂应当承担停止侵权、赔礼道歉并且赔偿损失的侵权责任。故法院判决：1.某兔王胶水厂立即停止对某化工厂“玉兔”商标专用权的侵权行为；2.某兔王胶水厂在本判决发生法律效力之日起30日内在《xx日报》上刊登公开声明向某化工厂赔礼道歉，如不履行，法院将公开判决书主要内容；3.某兔王胶水厂赔偿某化工厂经济损失20万元，在本判决发生法律效力之日起30日内履行完毕；如果某一兔王胶水厂财产不足以清偿上述债务，蒋某以其个人的其他财产予以清偿。

(六)评述

本案涉及商标权利人利用其注册的两个商标，变形、组合使用，而产生的权利滥用所导致的侵权，非常具有典型意义。法院如何处理，法律依据是什么？值得探讨。同时也探讨了商标转让后诉权的行使问题。

1.关于商标的权利滥用的问题

(1)制止权利滥用原则的理解。按照制止权利滥用理论，权利的行使，必须有一定的界限。超过正当之界限而行使权利，即为权利之滥用。而权利滥用为侵权行为之一种。从学理上讲，构成权利滥用需具备三个条件：一是当事人有权利存在；二是权利人有行使权利的行为(包括不作为)；三是当事人的行为有滥用权利的违法性。因此梁慧星教授在其《民法典草案建议稿》第8条第1款中规定，“禁止权利滥用，因权利滥用给他人造成损害的，应当承担赔偿责任”，明确将其与现行民法通则第4条规定的民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则区别开来。滥用权利有严格的条件限制，一般情况下，权利行使须有加害他人的恶意才能构成权利滥用。滥用权利作为一种特殊的侵权行为，其主要特征就在于行为人行使权利时故意加害于他人，或选择有害的方式行使权利，违反了权利设定的社会目的，所以滥用权利的行为人主观上都是有故意或恶意的。禁止权利滥用在1804年《法国民法典》中首次成为法律义务，即该法典第618条规定：“用益权人因滥用其用益权和不动产毁损，或不予维修任其灭失时，用益权亦得因而消灭。”1900年《德国民法典》进而使其成为一般法律义务：“权利行使不得专以损害他人为目的。”1919年《魏玛宪法》则开了将禁止权利滥用上升为宪法义务之先河：“所有权负有义务，其行使应同时有益于社会公共利益。”随后禁止权利滥用这一规定几乎成了各个国家宪法和法律规定的通例。“滥用商标权，一则违背了设立商标权的法律目的，破坏了商标法律秩序；二则可能导致了商标所标示的商品和服务提供主体或来源的混淆，损害了消费者的合理选购商品、服务的选择权和其他合法权益；三则可能导致了商标权与商标权的形式上的冲突，产生商标权人侵犯他人商标权的损害后果。”且按照国际惯例和我国多数学者的观点，在知识产权的侵权构成要件中其实并不过分强巽过错原则。所谓“过错原则”，“无过错原则”其实都只与赔偿有关，而与侵权构成认定无关。本案中对于某兔王胶水厂组合使用自己注册的“玉虎”与“兔王”商标是否构成侵犯他人商标权的问题存在一定的分歧。有观点认为，使用自己的注册商标，只会有别人来侵犯我的商标，不知道我的“注册商标”还会侵犯别人的商标。另外，也有观点认为，“商标权人自己使用与其注册商标相似的商标，即使可能造成消费者对这两种商标混淆，但这两种商标的生产者本身就是同一主体，也就无所谓混淆商品或服务的来源问题，当然也就不会损害消费者的利益”。对此，我国商标法第44条的有关规定已经作出了明确的答复。变形使用已经注册的商标可能存在下列侵权的情形：一是侵犯了他人在先的合法权利。如变形后的商标与他人的著作权、外观设计专利权、企业名称权、商号权甚至域名标识等构成实质性相似。按照现行商标法规定，注册商标的构成要素包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合等形式。文字商标可能与他人的姓名、企业名称、商号、作品标题等冲突；图形商标、颜色组合等可能与他人的美术作品的著作权冲突；而三维标志可能与他人的外观设计专利权冲突，法院据此认定构成侵权。二是侵犯他人已经注册的商标权利。如注册人出于“搭便车”的故意不正当使用自己的商标，造成与他人注册商标的近似而导致消费者混淆，构成对他人商标专用权的侵犯。原告注册了“玉兔”文字商标，经过其多年的努力，形成了一定的销售规模，市场占有率较高，已经成为胶水行业的知名商标。被告出于竞争的目的，先后注册“玉虎”与“兔王”文字商标。并且在同类产品胶水说明组合使用“玉虎”与“兔王”商标，其结果是突出放大了两个商标的前一个文字“玉”与“兔”，同时缩小、淡化“虎”与“王”的效果。从而给相关公众造成了与原告“玉兔”商标强烈的混淆结果。

(2)处理方式。对于变形或组合使用两个注册商标的处理方式，商标法第44条第1款第(1)、(2)项规定：使用注册商标，有下列行为之一的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标：(一)自行改变注册商标的；(二)自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项的。实践中大量类似的侵权行为，均由工商机关进行查处，也取得较好的效果。由于商标法对于自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项导致的侵权行为，并未明确人民法院的处理权限，人民法院对此能否处理存有争议。我们认为，参照国际惯例，禁止权利滥用原则是通过法官司法能动性的发挥，实现对权利行使过程中利益关系的平衡，在法律的一般规定与具体事实产生不相宜时，授权法官背离法律的字面而根据法律的目的进行判决。因此，人民法院应当受理权利滥用导致的侵权之诉，经过审理，对被告的自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项导致的侵权行为进行制止。本案被告在此之前因为侵犯玉兔商标专用权已经被工商机关查处过，仍然持续侵权，从侵权之诉的构成要件分析，完全符合独立的诉讼要件。在实践中一般掌握，如果在先权利人已经向在后权利人明确提出要求其停止侵权行为的主张，在后权利人依然我行我素继续其侵权行为的，此时的主观恶意是可以推定的，构成侵权。本案被告为了其恶意竞争的商业目的、超过正当界限行使其商标权利构成权利滥用，侵犯了玉兔商标的专用权，某兔王胶水厂的上述行为系超过正当界限行使其权利，其主观恶意明显，构成权利滥用。且符合我国商标法规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”规定，因此法院认定某兔王胶水厂侵犯了“玉兔”商标专用权是正确的。最终法院在此问题上与先前作出行政处罚的工商机关的立场完全一致，均判定被告（被投诉人）侵犯了原告的商标专用权。

2.关于原告的诉讼主体资格问题

在具体处理商标转让纠纷时，以下两个方面的问题应当引起注意：（1）商标转让后诉权的行使依照法律规定存在先后顺序。最高人民法院在2002年1月9日《关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》（以下简称“解释”）中规定了根据商标法规定“商标注册人或者利害关系人可以向人民法院提出诉前责令停止侵犯注册商标专用权行为或者保全证据的申请”o其中第2款规定“……排他使用许可合同的被许可人在商标注册人不申请的情况下，可以提出申请”。同时，该“解释”第4条第1款第（1）项中还规定“……排他使用许可合同的被许可人单独提出申请的，应当提交商标注册人放弃申请的证据材料……”该“解释”对商标注册人和被许可人提出申请的资格的先后顺序作了规定，对排他使用许可合同的被许可人提出申请增加了条件限制，即肯定了被许可人单独提出申请，但商标注册人有优先申请的地位，只有商标注册人不申请的情况下被许可人才能申请。虽然该“解释”是针对权利人和利害关系人申请诉前停止侵权和诉前证据保全进行规定的，但对权利人和利害关系人的基础诉权也具有指导意义，同样适用于诉讼中的商标转让情形。综上所述，商标注册人与排他许可协议的被许可人在诉权上具有先后顺序。其理论依据是商标注册人对商标的使用权是源于法律的授权，具有物权性质和对世的效力，属于绝对权，任何不特定的第三人都负有不得侵犯其权利的强制性义务。而被许可人对商标的使用权是基于商标许可合同获得，根据合同相对性原则，该授权的效力只及于商标注册人与被许可人,不具有对世的效力，一旦发生第三人侵权的情况，该诉权仍归于注册商标的主权利人。（2）对于商标受让前发生的侵权行为，商标受让人是否具有诉权，具体处理案件时存在不同的认识。少数意见认为：受让人对于商标受让前也可以主张权利，其依据是商标受让人可以在主张权利后再与原转让人处分打击侵权所得，对于被控侵权人没有加重其侵权损害赔偿的范围。但是司法实践中较通行的观点是：注册商标专用权的受让人对于受让前的侵权行为不能主张权利。

本案的情况比较特殊，某化工厂在商标受让前曾经就是原商标注册人，一直持续使用且取得许可。如果某化工厂不是原商标注册人，则另当别论。涉案的商标转让与许可共有三个阶段：第一阶段是某化工厂自己为注册人到转让给乳胶厂。1982年9月开始先后注册4个商标，至2002年3月与乳胶厂签订商标转让协议止。第二阶段是乳胶厂受让某化工厂的商标并且成为商标注册人。某化工厂与乳胶厂于2002年3月19日签订的转让4个注册商标的协议书，依照商标法第39条之规定，双方签订的转让协议，其内容不违反法律规定，应为有效。而且按照商标法实施条例第24条的规定，国家商标局于2002年5月31日出具了核准废四份注册商标转让的证明，且双方转让的注册商标的行为已经按照商标转让公告程序经过国家商标局予以了公告，故商标注册人已变更为乳胶厂。第三阶段是乳胶厂许可某化工厂排他使用涉案商标阶段。某兔王胶水厂的侵权行为有部分发生在涉案商标转让前，另外一部分发生在商标转让后。对于处分发生在转让以前的行为，乳胶厂出函书面明确：许可某化工厂排他使用已经转让给乳胶厂的注册商标，并称：由某化工厂负责处理外界与使用上述注册商标相关的事务，包括侵权事务，处理收益归某化工厂。法院在征求商标所有人乳胶厂对本诉讼的意见时，乳胶厂再次明确上述授权。故法院认为，乳胶厂的该书面表示系其真实意思表示，且不损害第三人利益，也不违反法律规定，应为有效。同时法院认为，某化工厂实际上不仅是利害关系人，而且具备受委托人的双重身份，完全可以行使诉权，此时可以不考虑具体的侵权行为的时段是否发生在商标许可使用之前还是之后。因为依照最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第1条规定的精神，某化工厂具有排他许可，系商标权利人，其诉讼主体资格是适格的。在商标注册人乳胶厂没有提起诉讼的情形下，又取得乳胶厂的完全授权，故法院认为某化工厂的诉讼主体资格适格，某化工厂在本案中具备合法有效的诉权，某兔王胶水厂提出某化工厂本身的诉讼主体资格不适格的理由不能成立。

（七）对本案的思考

商标权利滥用的构成要件是什么？