商标与在先的著作权的冲突及其解决

【案例】冯某等7人诉三毛公司侵犯著作权纠纷案

（一）案情简介

冯某等七人系已故知名画家张乐平的继承人。自1936年3月出版《三毛流浪记》（第一集）起，一直到1995年《三毛流浪记》（全集）止，张乐平先后完成出版（包括再版）了各类有关“三毛”漫画集达33次之多。先后推出了知名的《三毛从军记》、《三毛流浪记》和《三毛新事》等著名的漫画集。从20世纪30年代开始长达60余年的时间内，一个“大脑袋、凸出的圆大鼻头和仅有三根头发”的“三毛”系列漫画形象已经深入人心。某三毛集团于1995年11月至1996年2月，向国家工商局商标局共计申请38类标有三毛“漫画”形象的商标，其中已经被核准的有31个。1996年起某三毛集团在其销售的产品商标中使用“三毛”漫画形象，并将“三毛”漫画形象作为企业形象在户外广告、职员名片、报刊和企业内部铭牌上刊登使用，其中销售的“精纺呢绒”产品上正式使用了“三毛”商标。

（二）本案涉及的知识点

在先发表的美术作品被用作商标注册，并且取得了国家商标局的授权，美术作品著作权人提起诉讼，不必通过商标行政撤销程序，直接提起民事侵权诉讼，法院应当依法支持著作权人的合法权益。

著作权的继承仅限于财产权，不包括著作人身权。

（三）与本案有关的现行法规

商标法第9条申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

第31条申请商标注解不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

第41条第2款已经注册的商标，违反本法第13条、第15条、第16条、第31条规定的，自商标注册之日起5年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受5年的时间限制。

著作权法第19条第1款著作权属于公民的，公民死亡后，其本法第10条第1款第（5）项至第（17）项规定的权利在本法规定的保护期内，依照继承法的规定转移。

第47条规定第1款第1项未经著作权人许可，复制、发行、表演、放映、广播、汇编、通过信息网络向公众传播其作品的，应当根据情况，承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任；同时损害公共利益的，可以由著作权行政管理部门责令停止侵权行为，没收违法所得，没收、销毁侵权复制品，并可处以罚款；情节严重的，著作权行政管理部门还可以没收主要用于制作侵权复制品的材料、工具、设备等；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（四）当事人的意见及其理由

本案原告诉称，“三毛”漫画作品的著作权应当属于已故的知名画家张乐平所有，其去世后该著作权中的相关权利依法归其继承人继承和保护。被告未经原告同意擅自将“三毛”形象作为其企业的商标进行注册并且广泛使用，该行为已经构成对画家本人及其继承人的严重侵权。故请求法院判令被告停止侵权行为，公开赔礼道歉并且赔偿损失100万元。

本案被告辩称，被告是“三毛”商标的合法注册人，依法使用自己的注册商标不构成对原告的任何侵权。且原告作为画家张乐平的继承人不享有对于被继承人著作人身权的继承，故判决赔礼道歉没有法律依据。

（五）法院的判决结果及其理由

法院认为，“三毛”漫画形象系由已故画家张乐平创作的知名形象，该漫画的著作权依法归其所有。张乐平去世后本案原告在著作权保护期限内作为继承人依法享有该漫画作品的使用权与获取报酬权。被告未经许可将该漫画形象作为图形商标进行注册，作为商标和企业形象进行使用，侵犯了原告的著作权。被告抗辩其使用的商标已经被注册就属于合法使用的理由不能成立，被告应当承担著作权侵权责任。原告继承了著作人身权之外的财产权，故原告要求被告赔礼道歉没有法律依据，不予支持。原告请求赔偿损失100万元也没有提供充分的证据予以证实，故法院予以酌情确定损失。故依照相关的法律规定，判决：1.被告某三毛集团应停止在其产品、企业形象上使用“三毛”漫画作品；2.被告赔偿原告经济损失10万元，判决生效后10日内支付；3.原告的其他诉讼请求不予支持。

（六）评述

本案是我国较早处理的商标权与著作权权利冲突的案件，其确立的保护在先权利、损失数额无法查清的情况下采用酌定赔偿原则等均有指导意义。而本文主要探讨以下问题：

1.著作权的归属以及著作权继承的内容

（1）著作权的取得我国著作权一般是采用自然产生原则，当然也可以进行著作权登记强化保护。张乐平是我国知名的漫画家，从1936年开始设计了“大脑袋、凸出的圆大鼻头和仅有三根头发”的“三毛”形象，该美术作品——漫画属于张乐平独立创作完成。该形象从其诞生之日起，就有别于我国传统的漫画形象，也与被告抗辩提出的瑞典人奥斯卡?雅各布生创作的所谓老“三毛”形象（圆鼻子、脑袋上三根头发）有本质的区别。特别是在长达60余年的三毛漫画系列作品的创作中，张乐平一直保持了该特有的三毛漫画形象，已经在全国乃至于世界范围内产生了广泛的影响力，被各个年龄段的读者所接受和认可，甚至有人将张乐平称为“三毛之父”。为了强化保护该知名的漫画形象，在张乐平去世后不久的1996年2月16日上海市版权局对于“漫画三毛形象系列”还予以了版权登记，登记号为作登字09_96_F002。.

（2）著作权的保护期限和权利的继承。著作权法一方面保护著作权人的创作和由此产生的著作权专有权。另一方面社会的进步与发展离不开精神文化作品，社会公众的文化需求需要作品更广泛地传播，更及时地为社会所利用。因此著作权人的专有权（主要是指财产权部分）不允许无限期的延续下去。按照国际惯例，各国对于著作权专门进行了权利的限制。一旦著作权的保护期限届满，著作权人实际上就丧失了除了著作人身权（署名权、发表权、.修改权和保护作品完整权）以外的所有专有权（下同），著作权已经进入公共领域。人们对于该作品的使用无须经过著作权人的许可，并且完全无偿的使用该作品。对此我国著作权法在第20条专门规定了著作人身权的保护没有期限限制；而第21条规定了著作权的具体保护期限，一般在我国保护期限为作者去世后还保护50年。这也与《伯尔尼公约》第7条的规定一致。我国已经于1992年7月1日加入该公约，应当承担公约义务。特别是TRIPS协议确定了以伯尔尼公约为基础的立法原则，我国作为WT。的成员国当然要遵守该规定。本案中，张乐平于1993年去世，按著作权规定的保护期限，本案的侵权行为发生在保护期内。某三毛公司未经继承人许可使用该美术作品已经构成了对张乐平的继承人对该作品享有的使用权和获得报酬权的侵权。但是作为继承人其继承的著作权仅仅是除了人身权以外的财产权内容，故对于原告具有人身权内容的赔礼道歉的诉讼请求，法院没有支持是正确的。

2.商标权与著作权发生冲突的情形

由于构成商标的元素可以是文字、图形以及立体图画、模型等，因此与著作权保护的客体——作品产生重叠，必然导致商标权与著作权的冲突。在司法实践中商标权与著作权冲突的类型较多，但比较多的表现在：

（1）文字商标与作品名称、广告短语作品等的冲突。由于文字商标（包括中文和外文）的表现形式可以是普通字体、书法作品（如郎酒中的“郎”书法商标、美国道琼斯的“道”书法等）以及图形化的字体（如北京奥运会的“中国印”商标最为典型）等；而往往与相应的作品是否在先的著作权产生重叠,直至产生权利冲突。

实践中也有把作品名称注册为商标的案例，如《绿茶》电影播放不久，某企业便以电影作品名称申请“绿茶”商标，使用在牙膏等商品上，并且获得注册。另外，较多发生的商标宣传中广告语与文字作品冲突的案例。如广东某生产DVD企业在宣传时使用广告语“真金不怕火炼，金正牌DVD”；另外一著名企业也在其广告语中使用“真金不怕火炼”，只是把“金正”商标换成自己的商标，最终导致纠纷的产生。

（2）图形商标、三维立体商标与美术、摄影作品以及雕塑作品等的冲突。最为典型的“武松打虎”图和本案的“三毛”漫画被注册为商标而产生的冲突。另外，也有一些陈列在公共场所的大型雕塑作品被注册为商标而产生的冲突。如福建晋江的“石狮”雕塑被厦门某卷烟厂注册为商标的纠纷案，南京的城市雕塑“辟邪”被南京某卷烟厂注册为商标的纠纷案。

3.侵犯在先权利的商标取得及其专用权的效力

(1)商标的取得及其保护。某三毛公司依照商标法规定的法定程序向国家商标局申请商标注册，并且依法取得“三毛”商标的授权，应当说该商标从形式上享有商标专用权。确认商标权效力的权力属于商标行政管理部门，法院无权对注册商标的效力作出认定。只要注册商标未被商标评审委依法撤销以前，就不能认为注册商标无效。根据商标法的有关规定，对注册商标有异议的可以向商标评审委申请撤销该注册商标，而且对商标评审委的裁定不服的，还可以向法院提起相关行政诉讼。本案原告既可以采取向国家工商局商标评审委提起商标复议程序，申请撤销侵犯在先著作权的图形商标注册(必须在规定的期限内)；也可以采取提起侵犯著作权的侵权之诉，直接要求法院判决被告侵权，停止使用侵犯作者著作权的漫画形象。

(2)侵犯他人在先权利商标的处理。经过将原告享有著作权的美术作品"一漫画形象与被控侵权图形进行比对，被告注册商标图形以及企业形象、在户外广告、职员名片、报刊和企业内部铭牌上使用的形象,除了将张乐平的“三毛”漫画形象穿上西装并系上领带外,犬脑袋、凸出的圆大鼻头和仅有三根头发的基础形象没有任何实质性改变，对此被告也不否认，因此，涉案的商标属于侵犯在先权利的瑕疵商标。对该类商标如何处理，商标法已经明确规定，商标法第9条第1款明确申请注册的商标，应当有显著特征，并不得与他人在先的合法权利产生冲突。第31条进一步规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。第41条第2款规定已经注册的商标，违反本法第31条规定的，自商标注册之日起5年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受5年的时间限制。

应当明确的是，本案在侵权判断中，主要是围绕著作权中的美术作品——“三毛”漫画形象来确定权利保护范围，实际上并不理涉商标的保护范围问题。因为商标是否合法，取得商标的程序是否合法等一系列问题，并不属于著作权侵权判断中的衡量因素。而且即使商标取得的形式合法，但实质上仍然违反商标法自身的规定。本案被告将他人享有著作权的美术作品——“三毛”漫画形象稍微加以修改就申请图形商标的行为，已经侵犯了他人的著作权，此时的商标专用权不能对抗在先的著作权。

4.处理商标权与其他在先权利冲突的原则

处理商标权与其他在先权利冲突的一项基本原则是保护在先权利原则，它是各国解决知识产权权利冲突的基本原则，符合物权优先原则。指在同一个知识产权载体上存在多个知识产权时，按照权利取得先后保护在先取得的权利(当然也包括诸如商标恶意抢注中存在的形式上被抢先注册，而实质上依然存在的在先权利)。我国专利法、商标法等在立法时便设置了复议或者撤销程序，以便自行修正在权利行政授权过程中，由于各种因素产生的权利瑕疵。而在后取得权利要想成为一项独立、完整而又无瑕疵的民事权利，必须从形式到内容都是合法的，否则非法存在于他人合法权利之上的民事权利都是有瑕疵的民事权利。而有瑕疵的民事权利属于可以撤销的民事权利。“TRIPS协议”对在先权利的保护是从对商标权的行使加以限制的角度来规定的，属于解决已注册商标与他人在先权利出现冲突的一种制度安排，其第16条第1款规定：“注册商标所有人应享有专有权防止任何第三方未经许可而在贸易活动中使用与注册商标相同或近似的标记去标示相同或类似的商品或服务，以造成混淆的可能。如果确将相同标记用于相同商品或服务，即应推定已有混淆之虞。上述权利不得损害任何已有的在先权，也不得影响成员依使用而确认权利效力的可能。”《日本商标法》第29条规定商标权者、专有使用权者或通常使用权者，在指定商品或指定服务上使用注册商标的形态与该商标注册申请日前他人已经产生的著作权相抵触时，不得在指定商品或指定服务中相抵触的部分上，以其形态作为注册商标使用保护在先权利原则强调，在后取得的权利不管其取得的方式合法与否，也不论其行政程序合法与否，均不得对抗在先取得的权利。本案的在先权利就是美术作品——“三毛”漫画形象的著作权，包括人身权、财产权和与之相关的邻接权，以及是否存在的商品化权利。而在后权利就是指三毛商标权，包括商标专用权、许可转让权等相关权利，以及企业形象、在户外广告、职员名片、报刊和企业内部铭牌上使用的三毛漫画形象的包装、装潢专有权。

(七)对本案的思考

为什么著作权会与商标权产生冲突？解决的机制有哪些？解决冲突的原则是什么？