【案例】泸州某公司诉某酒业公司、某超市商标侵权纠纷案

（一）案情简介

1998年9月原告泸州某公司的“国窖”商标获得注册，原告投入了巨大的人力、财力进行推广宣传，2001年该商标被评定为四川省著名商标，2003年荣获四川省人民政府名牌产品称号。2004年7月27日某酒业公司就“天骄国”商标向中华人民共和国工商行政管理总局商标局申请注册，同年10月14日被受理；同年9月20日某酒业公司开始生产。同时，某酒业公司以其生产的“天骄国”酒的包装盒作为外观设计申请专利，2005年7月6日获得外观设计专利授权。2005年5月27日原告从某超市购得某酒业公司生产的“天骄国”酒一瓶。

（二）本案涉及的知识点

1.同样一份设计可以分别受到商标、外观设计、著作权或特有商品包装、装潢等方面的法律保护；

2.处理外观设计与商标冲突的解决原则是保护在先权利原则。

（三）与本案有关的现行法规

专利法第23条授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

商标法第9条第1款申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

国家工商行政管理总局1995年12月7日《关于处理商标专用权与外观设计专利权权利冲突的意见》第2条对于以外观设计专利权对抗他人商标专用权的，若该商标的初步审定公告日期先于该外观设计申请日期，在该外观设计专利被撤销或宣告无效之前，工商行政管理机关可以依照商标法，及时对商标侵权行为进行处理。

国家工商行政管理总局商标局2002年7月22日《关于取得外观设计专利的“蒙古醉”、“蒙古小烧”是否违反〈商标法〉禁用条款的请示》（内工商函字[2002]89号）复函：依据《中华人民共和国专利法》第56条和《中华人民共和国专利法实施细则》第2条第3款的有关规定，外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准，文字的字音、字义等内容不能作为要求保护的外观设计专利权的范围。外观设计专利权保护的是产品外观，包括该产品外包装的形状、所使用的色彩、图案、文字字体、文图排列组合方式及该专利权使用的产品等内容。其中，文字仅保护其表现形式，含义并不在专利权保护范围内。

（四）当事人的意见及其理由

本案原告诉称，其“国窖”商标1998年9月注册后，2001年被评定为四川省著名商标，2003年荣获四川省人民政府名牌产品称号。某酒业公司擅自生产与我公司“国窖”牌1573酒包装装潢近似的“天骄国”酒，某超市故意将两种产品放在同一位置销售，造成消费者混淆和误认，二被告的行为侵犯了原告公司注册商标的专用权并构成不正当竞争。请求判令停止侵权并赔偿损失30万元。

本案被告某酒业公司辩称，其生产的产品外观包装已经获得专利，没有构成商标侵权，且处于试生产阶段，没有进行销售，应当驳回原告的诉讼请求。

本案被告某超市辩称，仅销售一瓶，没有给原告造成损失，应驳回原告的诉讼请求。

（五）法院的判决结果及其理由

法院认为，原告的“国窖”商标获得注册后，其商标专用权应当受到法律保护，他人不得在同一产品上使用相同的或者近似的商标。某酒业公司的“天骄国”商标其“国”字是原告的“国窖”商标中的一部分，其字体也相近似，容易引起相关公众产生误认，属于侵犯原告注册商标专用权的行为，同时，因原告的产品属于知名产品，某酒业公司的行为也构成不正当竞争。某酒业公司就“天骄国”商标向中华人民共和国工商行政管理总局商标局申请注册被受理；但是没有获得批准，某酒业公司尚未取得专用权，其认为取得注册商标的辩解理由不能成立。虽然某酒业公司包装盒获得外观设计专利权，但是在原告注册商标以后，不得损害原告的在先权利，其认为取得专利权，不存在侵犯原告注册商标专用权的辩解理由也不能成立。某超市销售某酒业公司的侵犯注册商标专用权的商品，构成侵权。原告主张被告立即停止侵权产品“天骄国”酒的生产和销售、销毁库存产品及包装材料的理由成立，应当支持。原告没有举证证明被告的侵权行为造成损失的大小，被告可酌情赔偿原告损失。遂依法判决：1.被告某酒业公司立即停止“天骄国”酒产品的生产和销售，同时，在判决生效后3日内销毁库存产品及包装材料；2.被告某酒业公司赔偿原告损失1万元，限本判决生效后10日内支付给原告；3.被告某超市立即停止“天骄国”酒的销售。

（六）评述

当一项设计符合专利法或者外观设计专门法中关于外观设计的法定条件，就可以通过申请工业品的外观设计来获取保护；另外，当一项设计因为其色彩、图案、文字字体、文图排列组合方式等要素有一定的识别功能、能够起到区分商品或服务来源的作用，且其设计非功能性，具有作为商标的显著性时，可以通过申请商标来取得保护。实际上，在商标法的发展进程中，一直与外观设计有着“剪不断、理还乱”的渊源关系，甚至在很多方面有着趋同的倾向，让我们首先通过英国知识产权法发展进程来考察外观设计与商标的关系，接着分析外观设计与商标在美国的发展趋势，最后探讨我国司法实践中如何解决外观设计与商标的冲突问题。

1.英国外观设计与商标法律保护的演进

实际上，外观设计法律保护在促进“老牌工业帝国”——英国的工业化进程和知识产权发展史上具有划时代意义。表现之一是设立外观设计登记簿，标志着现代知识产权的登记制度确立，第一次表明了以政府调控手段来调整工业产权问题〔2表现之二是外观设计保护法从过去针对具体的复制件或模型对象的法律，转化为注重抽象和前瞻性的法律，上升为注重产品的整体结构属性和文字表述特征。其中最早的涉及外观设计保护的法律当属于英国1787年颁布的《白棉布印花工法》，后于1839年6月4日通过的《外观设计著作权法》把最初限定的某些植物织品（如棉布、亚麻布、白棉布和平纹布）保护范围扩展至动物织品（毛织品、丝绸或毛发织物以及它们的混纺织品），当然其中著作权与外观设计之间明显重叠且产生了不可调和的矛盾；紧接着同月14日通过的《外观设计登记法》不仅将保护范围扩展至所有的制造品，而且将保护对象由款式和印花转向为任何制造品外形和结构提供保护，但明确要求必须登记后才能取得3~12个月的保护。后于1842年和1843年分别通过的《装饰性外观设计法》和《实用性外观设计法》则标志着方法上的转变，即把外观设计分成装饰性和实用性两种形式。

相对于著作权、专利与外观设计保护而言，英国的商标保护进展缓慢。因为当时认为商标不具有独创性，且调整的是先行存在的对象，其更多的关注是欺诈行为而非财产权的调整。随着贸易的发展，特别是国际贸易的增长，相对于当时已经设立商标登记的法国、俄罗斯、比利时及普鲁士等国，在签订双边互惠条约过程中，英国需要制定法律来改变本国国民在其商号与标记受到盗用时无法获得救济的尴尬局面。在开始时，英国的商标登记就是利用外观设计登记簿进行登记，将标签登记为外观设计，从而使其商标作为外观设计获得保护。而法国，在1806年就颁布了工业品外观设计专利法，给它以工业产权的保护，此后不久，法国法院则感到，有些美术创作成果如果已受1806年工业品外观设计专利法的保护，是否还应当受1793年法国版权法的保护，这是个经常碰到的难题。为了解决这一权利冲突，1902年法国颁布的版权法规定：一切工业品外观设计（包括已经受到工业产权法保护的外观设计在内）都可以享有版权，这可以说是对工业品外观设计给予双重保护的第一部法律。

2.商业外观视野下的美国外观设计与商标

现代意义上的商标保护研究重心已经转移到“商业帝国”——美国，为此我们应当更多关注美国商标与外观设计保护问题。在美国，同一个外观设计可以分别受到专利法、版权法、商标法和商业外观的保护。就外观设计专利来说，它要求可获得保护的外观设计必须是就产品而作出的，必须是装饰性的，必须具有新颖性和非显而易见性。就商标法来说，它不要求受保护的外观设计具有新颖性和非显而易见性，只要求受保护的外观设计具有识别性，具有第二含义，可以向公众指示产品的来源。［3［就商业外观（tradedress也译作商业装饰）来说，主要是指产品的标签与包装以及它们构成的总体形象。作为一个综合概念横跨了商标与外观设计，甚至成为两者的补充。随着社会发展，商业外观发展成为包括产品的设计和外表以及其他构成有助于消费者识别产品的总体印象等各种因素。包括：尺寸、形状、颜色组合、质地、文字或其他特定的销售技巧等。商业外观的保护条件是强调其非功能性和第二含义的识别性。美国通过判例建立商业外观法律制度，并进而用成文商标法和反不正当竞争法（《兰哈姆法》）加以明确，其43节（a）规定：“当任何与商品、服务或商品包装相关的人在商业活动中使用：（a）可能导致混淆、错误或欺诈,使人认为其与他人有加盟、联合、或关联的关系，或使人误认其产地、赞助者，或使人误认其商品、服务或商业行为为他人所允许的任何文字、术语、名称、符号、设计或以上这些组合时，该行为人必须在民事诉讼中承担责任……”有观点认为，实际上《兰哈姆法》将商业外观看作广义的商标的一种与普通商标一样都受到商标法的规制，而对于商业外观与商标的显著性、非功能性及混淆的可能性的认定标准的实质内容是大体一致的，没有本质区别，而外观设计中涉及产品的外形设计及产品包装，同时也受《兰哈姆法》的规制，因此从广义上说，外观设计在美国也纳入了商标法保护范畴。甚至说，如果一个被授予专利的产品外观设计具有显著性，那么不仅在专利有效期内，即使在专利过期后，该外观设计仍然可以受到商业外观法律制度的保护。我们认为，通过本文引注的案例可以看出，在美国，商业外观应当是商标法和外观设计专利的补充，不宜混同或相互取代。

3.我国外观设计侵犯商标权的判断标准

（1）保护在先权利原则。同样一项设计允许权利重叠的存在m,但是当权利分别属于不同的对象时，就产生了权利冲突。在我国，商标专用权由国家商标局依据商标法审查，而且经过初步审查之后有3个月的公告期，在此期间如无人提出异议则会核准注册；外观设计专利权则是由国家知识产权局依据《专利法》授予的权利，外观设计专利权只经过初步的形式审查就可以发给专利证书,不需要事先公告。因此，两者分属两个不同的法律调整，不存在哪一个强、哪一个弱的问题。一个商标从提出申请到最后获得注册证书，需要两年左右的时间，较外观设计专利授权时间要长，所以不排除有人利用这个时间差，在别人提出商标申请但尚未公告之时申请取得外观设计专利。为此，《专利法》第23条规定，授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。如果侵犯了他人在先的商标权利的，当然可以通过专利无效宣告程序申请撤销该外观设计专利；也可以通过商标侵权的民事诉讼程序直接解决。本案中泸州某公司没有通过专利行政撤销程序，而是选择民事诉讼程序，符合法律规定。同理，如果商标申请人利用他人在先的外观设计（包括与外观设计相近似的设计）申请商标注册，根据《巴黎条约》第6条第2款的规定，申请注册的商标不得侵犯被请求保护的国家权利人的既得权利，否则，不予核准注册，已核准注册的应当撤销。TRIPS协议第16条第5款也规定，商标不得损害任何已有的在先权利。按照我国商标法第9条关于申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突的规定，商标审查机构不予注册；已经注册的，按照商标法第31条关于申请商标注册不得损害他人现有的在先权利的规定，当事人可以申请撤销或直接提起侵权民事诉讼。

(2)侵权判断标准问题。司法实践中，直接将他人的商标注册为外观设计专利的情形不是没有，但毕竟为少数，侵权判断标准较易掌握；大量存在的如同本案，用近似的设计来达到其目的，且实务中一般很难界定。为此，具体处理中在遵循“谁先申请保护谁”的保护在先权利原则基础上，着重把握以下两个方面：第一，外观设计与在先商标在整体上有一定区别，但在构成要素(色彩、图案、文字字体、文图排列组合方式等)上存在相同或近似的，则只有当商标的显著部分与外观设计的整体视觉效果具有显著影响的部分(过去称之为“要部”)相同或近似时，才可认定为商标与外观设计相互冲突；第二，外观设计与在先商标所含文字相同或近似的，由于一般文字和数字的字型以及字音、字意不能作为要求保护的外观设计的具体内容，同时，在外观设计相近似性判断中，产品外表所表现的包括产品名称在内的文字是一种图案，应当考虑其作为图案的装饰作用，而不应当考虑其作为文字的字意，故而，只有在外观设计所含外观与在先商标的文字相同或近似时才能认定为相互冲突」2〕这也符合国家商标局与原国家专利局在处理“果珍”商标与“果真”外观设计侵权案件处理中达成的共识:外观设计专利权保护的是产品外观，包括该产品外包装的形状、所使用的色彩、图案、文字字体、文图排列组合方式及该专利权使用的产品等内容。其中，文字仅保护其表现形式，含义并不在专利权保护范围内。如果该专利权中的文字是侵犯他人商标专用权的，应当承担相应的商标侵权责任。因此本案中，某酒业公司外观设计中的“天骄国”包装盒上的“国”字是原告的“国窖”商标中的显著部分，其字体也极其近似，处于外观设计的整体视觉效果中具有显著影响的位置，容易引起相关公众产生误认，因此，法院认定某酒业公司构成侵权是正确的。

（七）对本案的思考

外观设计与商标冲突的成因是什么？解决冲突有哪些原则？在后取得的外观设计专利能否作为免责的理由？