事实上,颜色和产品形状一样,都可能起着功能性的效果。这种功能性,既可以是技术功能,也可以是美学功能,只要是基于竞争上的需要,这些颜色或形状都应当被认定为具有功能性,而不得注册为商标。例如,美国法院在1994年审理的一起颜色商标申请案中,原告30年来一直制造和销售黑色的舷外发动机,其广告也经常突出该发动机的“全黑色”。
1998年,原告向美国专利商标局申请“黑色”商标于舷外发动机上,结果有两个公司对该申请提出异议,美国专利商标局认为该商标具有功能性:“虽然黑色不具有使发动机运行更好,或者使发动机更容易制造或使得发动机售价更便宜之功能,但从潜在的消费者角度来说,他们更喜欢黑色,因为黑色可以与更多的船体颜色搭配,而且同样的物体漆上黑色时比其他浅色显得体积更小。”因此,认定基于竞争方面的需要,黑色运用于舷外发动机时具有法律上的功能性。原告对委员会的裁决不服,向联邦巡回法院提起诉讼。联邦巡回法院认为,正如委员会所认定的,黑色具有更易于搭配和显得体积更小的作用,因此黑色起着商标之外的目的。如果在申请的产品上使用的颜色起着阻碍竞争的商标外目的,法律上的功能理论将它排除在获得商标保护的范围之外。
一种颜色或颜色组合或者产品的形状是否具有功能性,是从市场竞争的角度来界定的,而制约市场竞争的因素很多,包括消费者的习惯、文化、偏好等,在判断一种颜色是否具有反市场竞争的效果时,应当结合特定的环境来考虑。例如,美国第3巡回法院在2003年的一个判例中,曾经判定原告在药品上使用的产品形状和颜色具有功能性,其理由是生产相同成分药品的生产商使用这种颜色和形状有助于提高病人的安全感和舒适感,因为这种药品经常是通过学校秘书之类的非医学专业人士发放的。
欧盟没有采纳美国的功能性理论,而是从法律上的显著性角度来防止颜色商标和立体商标的反竞争效果,两者可谓具有异曲同工之妙。我国也应当强调从竞争政策的角度审查商标的显著性,在判断了商标事实上的显著性之后,尚需从竞争者的角度分析法律上的显著性。