在1—800contacts,Inc.v.Whenu.com案中,当网络用户键入原告的商标“1-800 contacts”作为搜索词或在因特网浏览器中,被告开发的软件将会紧随搜索结果而自动产生原告竞争对手的弹出式广告。纽约南部管区联邦地区法院认为,未经许可擅自使用商标引发商标权人竞争对手的弹出式广告,将构成初始兴趣混淆,并于2003年12月22日作出初步禁令,禁止WhenU将原告的商标“1-800 contacts”包含在其目录册中,并禁止在用户使用“1-800 contacts”作为搜索词时出现被告Vision direct”的弹出式广告。
区法院运用第二巡回法院判断混淆可能性的参考因素,分析了弹出式广告将导致消费者误以为被告与原告存在某种联系,或者误以为原告已经同意他们使用弹出式广告。法院认为,这些广告导致了一种错误的印象让消费者以为“ Vision Direct”是与“1-800 contacts”相关联的,这将导致被告在消费者使用“1-800 contacts”商标时获得了初始信任。第二巡回法院在上诉审中撤销了区法院的判决,认为没有包含“1-800 contacts”商标的弹出式广告的出现,不构成擅自“使用”原告的商标,当然就不构成商标侵权。
在1-800 contacts案中,第二巡回法院以弹出式广告营运商没有商业性使用原告的商标为由,判定不构成商标侵权。实际上,这种理由在2003年2个联邦区法院审理的弹出式广告案判决中已经作了明确的表述。在U-HaulInt’1,Inc.v.WhenU.com,Inc.案和WellFargoCo.v.WhenU.com,Inc.案中,法院认为被告弹出式广告中对他人商标的使用不构成商标法意义上的“使用”行为,其理由是:第一,弹出式广告出现在区别于商标权人网站的独立窗口;第二,弹出式广告与原告的网站一起出现,构成了商标法所允许的比较广告;第三,虽然弹出式广告营运商的软件将原告的网址收到其目录中,但它没有用来指示任何特定产品的来源,没有在商业上使用原告的商标,因为它没有将这些信息销售给任何人,也没有将原告的商标置于商业流通过程中,它仅仅将它作为软件的一项核心功能;第四,被告的软件程序并没有干涉任何试图进人原告网站的顾客,因为它没有对原告的网站产生任何影响,而且这种程序的安装已经取得用户的同意,他们已经同意接收被告的广告。另外,第二巡回法院在1-800 contacts案中还分析了是否构成初始兴趣混淆,其思路与第九巡回法院在PEI案中的思路一致。消费者使用一个标志作为搜索的关键词进行搜索时,他期待着将会得到一系列搜索结果供其选择。与横额广告一样,弹出式广告并不必然导致具有可诉性的损害,只要消费者被告知了事情的真相,让他能够在商标所有人及其竞争者中自由选择就不应当认定存在初始兴趣混淆。第二巡回法院认为,被告通过告知寻找特定品牌产品的消费者一些他们可能感兴趣的替代产品、商家的优惠券、折扣情况等,让消费者自己作出选择,这与现实生活中零售店的销售模式具有异曲同工之妙。
在现实生活的零售店中,商家利用特定的知名商品来吸引消费者的注意力,而在该知名商品旁边摆放另外一些竞争商品供消费者选择,这是一种司空见惯的现象,从不认为它构成初始兴趣混淆。当然采取与此相同营销策略的被告也不应当被认定为构成商标侵权。法院同时指出,如果弹出式广告没有清楚地标明该广告的来源与商标权人无关,将会对消费者、商标权人和商标造成具有可诉性的损害。在本案中,虽然弹出式广告的窗口出现在用户电脑屏幕的最显眼位置,但它比商标权人的窗口小。这样通过允许电脑用户浏览商标权人的网页,使得他能够在商标权人网站和弹出式广告之间自由地作出选择。如果消费者没有机会自由地作出这种选择,例如弹出式广告完全遮盖了商标权人的网站,存在初始兴趣混淆的可能性就比较大。