《与贸易有关的知识产权协定》在第15条第1款中规定,如果标志没有区别有关商品或者服务的固有特征,各成员方可以根据其通过使用取得的显著性,作为给予注册的依据。我国2001年《商标法》在第11条第2款中规定,缺乏显著性特征的标志经过使用取得显著性特征,并便于识别的,可以作为商标注册。有学者认为:“获得显著性规则的合理性在于,使用者对于一个本属于公有领域的词汇进行长期投资,付出代价,对此予以承认并赋予使用人专有性权利,不仅是对市场主体经营成果的认可,也扩大了商标注册标志的资源,有助于维护消费者利益。”应当说,获得显著性的规定,体现了商标法对事实真实的追求,在这种情况下,商标显著性的事实判断是优先于理论推理的。任何标识不管原有“第一含义”为何,只要“第二含义”具有了标示来源功能和区别功能就具有了显著性,就能够获得商标注册。因而,获得显著性问题终究是个事实判断的问题,但问题是,在无法对相关消费者进行大范围的调查的情况下,通过怎样的判断方法得出的结论是真实的呢？有学者曾提出判断商标显著性的五个基本原则:一是结合商品和服务认定原则,二是结合相关公众认定原则,三是结合实际使用认定原则,四是整体认定原则,五是考虑公共利益原则。上述五个原则较为全面地概括了判断商标显著性的主要原则,而其中,对获得显著性的判断而言,实际使用认定原则和结合相关公众认定原则可能是最为重要的两个原则。2009年国家商标局和商标评审委员会出台了《商标审理标准》,在该《商标审理标准》第八部分专门确立了“经使用取得显著特征的标志审理标准”,该规定认为判断获得显著性应考虑四个方面的因素:(1)相关公众对该标志的认知情况;(2)该标志在指定商品/服务上实际使用的时间、使用方式及同行使用情况;(3)使用该标志的商品/服务的生产、销售、广告宣传情况及使用该标志的商品/服务本身的特点;(4)使该标志取得显著性特征的其他因素。
按照《商标审理标准》的规定,如果当事人主张该标志经使用取得了显著性特征,应当提交相应的证据材料加以证明。判断该标志是否为经使用取得显著性特征的标志,应以中国相关公众将其视为表示指定使用商品/服务的标志,并借此与他人商品/服务相区别为准。在判断标识是否经过使用取得显著性的时间上,则规定应当以审理时的事实状态为准。
上述规定对于判断获得显著性的取得具有重要的参考价值,但对于使用同一商标或相似商标的原被告双方来说,不一定就是一方在上述四个方面都占优势,很可能只在部分要素上占优势,在这种情况下如何判断谁的使用获得了商标的显著性呢?这是一个值得思考的问题。在陕西小肥羊公司诉商标评审委员会商标异议一案中就存在两个经营者都使用“小肥羊”商标,但最后只有一个经营者通过使用取得了“小肥羊”商标显著性的情况。