对于通过使用所获得的显著性,欧洲法院指出:“当申请人的某一商标在市场上持续使用一段时间后,具有了标示商品来源并与他人商品相区别的功能时,该商标就具有了获得显著性。”但实际上,对于商标获得显著性的真正的难点在于对“获得显著性”的具体判断,即该描述性标志在多大范围内经过多长时间,在相关消费者认识中达到何种程度才能认为该标识获得“第二含义”。
基姆湖( Chiemsee)是德国巴伐利亚地区最大的湖泊及旅游胜地,著名的CHIEMSEE商标案件就是因它而起。原告在服装上注册 CHIEMSEE商标后,指控两家同样使用该商标的服装经销商,认为他们对该词的使用造成了消费者的混淆。被告认为根据欧共体商标第一号指令及德国商标法中的相应条款,只要可能被用来作为产地来源的标记就不能注册为商标。原告则认为除非事实上一个地名确实与某一产品存在密切的关联,例如某地盛产某产品,否则没有理由不让注册,尤其是 CHIEMSEE商标自1990年使用以来已经为公众所熟知。欧共体法院就认为如果描述性词语经过使用具有了新的含义,就应该予以注册,甚至不论该词是否需要留作公用。法院同时列举了认定商标是否获得显著性的相关要素:即(1)商标的内在特征,包括商标是否包含指定商品或服务的叙述成分;(2)商标的市场份额;(3)商标使用的强度、广度及长短;(4)厂商宣传促销该商标的投入;(5)公众通过该商标认知商品或服务产自特定厂商的比例;(6)工商会及其他行业组织的声明。
由于每一个案件中商标使用的情况各不相同,在判断商标获得显著性的标准问题上,法院是存在分歧的。在 EUROPOLIS一案中,海牙地区法院曾对两个问题向欧共体法院请示:一是在成员国或是成员国联盟中,应当以什么标准判断商标是否通过使用获得显著性;二是在多种的成员国或是联盟中,应当以什么地域标准判断一个文字商标是否通过使用获得了显著性。欧共体法院指出:申请人根据《欧共体商标条例》第3条第3款的规定主张自已的商标通过使用获得了显著性,应当举证证明,在具有驳回理由的成员国该商标已获得了显著性,如果该国或联盟有多个语种,那么,对于文字商标而言,申请人只需证明在使用该文字商标的语言的区域内,该商标已获显著性,而不必把证明的范围扩大到整个成员国或联盟。而对于通过使用获得显著性是否应以申请日为准的问题,欧共体法院在Pure digital一案中也进行了阐释。在该案中, Imagination公司2001年10月1日申请注册共同体商标“ Pure digital”,使用在第9类和第38类的商品和服务上。审查员以缺乏显著性为由驳回了该项申请。 Imagination公司提起上诉,被驳回。 Imagination公司上诉至欧共体法院,其中的抗辩理由是在申请后,商标在注册程序中获得了显著性。欧共体法院认为,根据《欧共体商标条例》第3条第3款中提到的通过使用获得显著性的商标,应当是指在申请前就已经通过使用获得显著性的商标。如果考虑注册程序中获得显著性的情形,势必会导致一些申请人不当利用申请后审查阶段的时间,来获得显著性从而使商标审查工作变得更加复杂而难以操作。因此,欧共体法院最终驳回了 Imagination公司的上诉。