承接：商标显著性案例
如果商标注册申请包含不具显著性的要素,世界各地商标法常要求申请人作出“放弃声明”( disclaimer)。例如,《欧盟商标条例》第三十七条第2款规定,如果商标注册申请包含不具显著性的要素,并且商标保护范围可因此而模糊不清的,作为核准注册的条件,商标当局可以要求申请人放弃对该要素的排他权,放弃声明应当同商标注册申请或者注册商标同时公告。商标申请人主动提出放弃声明的,主管欧盟商标注册申请审查的欧盟内部市场协调局( Office forHarmonisation in the Internal Market,OHIM)应该接受。美国《兰汉姆法案》第六条亦规定,申请人可以主动放弃商标注册申请中不可注册的部分;审查员可以依照职权,要求申请人放弃商标申请中不可注册的部分(如通用名称文字描述性文字)。
此种“放弃声明”( disclaimer)不影响被放弃的标志组成部分嗣后通过使用而获得显著性。我国台湾地区“商标法”第十九条亦规定:“商标包含说明性或不具识别性之文字、图形、记号、颜色或立体形状,若删除该部分则失其商标之完整性,而经申请人声明该部分不在专用之列者,得以该商标申请注册。”这种“放弃声明”本质上是通过商标图样和弃权性说明文字划定申请注册的商标,确定注册商标专用权的对象。由于我国目前法律对此没有明确规定,这也是造成了“沩山牌及图”案所呈现的法律困境的原因所在。
对“放弃声明”的具体法律意义,兹举一例说明。2004年,佳选公司申请注册图文商标“ BEST BUY及图”,指定用于第35类推销(替他人)、进出口代理等服务上。商标注册申请由英文单词“BEST”、“BUY”和一黄底黑边方框构成,且两个英文单词呈上下排列。我国台湾地区“商标法”第十九条规定所谓“删除”,不是物理上的删除,而是观念上之删除,实际上是指申请人放弃对相应部分主张注册商标专用权。倘若从争议商标上物理地删除“ BEST BUY”文字,只剩下黄底黑线边框图作为标志,显然会因不具有显著性而难以取得商标注册。然而,争议商标文字部分BEST BUY”的排列方式,经黄底带孔黑线多边形衬托,整体可具有显著性。申请人“删除”争议商标中不可注册部分,即放弃对文字“ BEST BUY”主张注册商标专用权。依照此放弃声明,商标局核准注册争议商标后,商标注册人不能因为他人标志含“ BEST BUY”而成功地主张侵犯注册商标专用权。
（本案北京第一中级人民法院审理认为:申请商标图形部分构图简单,文字部分使用两个较为常用的英文单词上下单独排列的方式构成。相对于图形部分,文字部分更易为消费者所关注,是该商标的显著识别部分。且“BEST"、“BUY"属于英文中较常用的词汇,中国消费者对于上述单词含义的认知度较高。当消费者看到使用在推销(替他人)、商业辅助管理服务上的中请商标时,易识别为“最好的买卖”或“最好的交易”。而该含义直接描述了指定使用服务项目的特点,不具有区别服务来源的功能,缺乏商标应有的显著性本案最高人民法院提审认为:应当根据诉争商标指定使用商品的相关公众的通常认识,从整体上对商标是否具有显著特征进行审查判断。标志中含有的描述性要素不影响商标整体上具有显著特征,相关公众能够以其识别商品来源的,应当认定其具有显著特征。……申请商标由英文单词“BEST”、“BUY以及黄色的标签方框构成,虽然其中的“BEST”和“BUY”对于指定使用的服务具有一定描述性,但是加上标签图形和鲜艳的颜色,整体上具有显著特征,便于识别。参见,佳选企业服务公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷案,最高人民法院行政判决书〔2011行提字第9号。）
一般来说,“放弃声明”可具有以下法律效力:(一)如果在先商标包含放弃声明,则相应的元素应当认定为不具有显著性。如果在后商标只包含该元素,则不为在先注册商标的保护范围所涵盖;(二)如果在先商标包含两个文字标志并且同时被声明放弃,则其保护范围只及于两个文字标志特定的顺序和结合方式;(三)如果在后商标包含放弃声明,则相应的元素应视为不具显著性,但这不影响在先商标的显著性。而且,在后商标所有人所作放弃声明不得拘束在先商标权人,不能单方面地限制在先商标的保护范围。