根据杭州啄木鸟提交的证据,杭州啄木鸟在鞋类商品上不仅取得注册了争议商标“鸟图形”等商标,而且还于2000年和2001年分别注册了“ TUCANO”和“啄木鸟”商标,而且时常并列使用“鸟图形”、“ TUCANO和“啄木鸟”。通过经营,杭州啄木鸟的产品和商标具有一定知名度。七好提交的证据表明,经其在大陆的授权许可使用和广告宣传,引证商标在争议商标申请日前已经具有一定的知名度,目前也具有较高知名度。再查,七好向商标评审委员会提出撤销争议商标申请时……并未明确主张争议商标违反《商标法》(2001第四十一条第1款的规定。七好不服第2577号裁定提起一审诉讼时也未主张商标评审委员会漏审或也未对此问题提出相关异议。
最高人民法院审查认为:
(一)关于《商标法》2001)第四十一条第1款的适用。首先,商标争议程序依请求启动,争议理由一般限于当事人主张。与之相应的诉讼也仅限于行政裁决的审查,一般不能引入新事由对商标核准注册的合法性进行审查。从查明的事实看,七好在对争议商标提出撤销申请时,并未主张争议商标核准注册违反《商标法》(2001第四十一条第1款的规定;商标评审委员会也未对此进行审理;七好提出一审诉讼和二审上诉时,也并未就此提出异议。在申请人未主张,商标评审委员会未进行评审的情况下,二审法院直接认定争议商标抄袭、模仿引证商标,属于《商标法》(2001第四十条第1款规定的采用不正当手段注册,缺乏法律依据。其次,《商标法》2001〕第四十一条第1款所规定的“不正当手段”属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是损害特定民事权益的情形,则应当适用《商标法》2001第四十一条第2款、第3款及《商标法》(2001的其他相应规定。本案中,即使如二审法院认定,争议商标抄袭、摹仿引证商标,杭州啄木鸟损害的是七好的民事权益,并不属于扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的行为,不构成《商标法》2001〕第四十一条第1款规定的“不正当手段”。综上,二审法院判决争议商标核准注册违反《商标法》2001第四十一条第1款错误,本院予以纠正。
(二)关于争议商标和引证商标是否构成类似商品上的近似商标。根据《商标法》2001]规定,申请注册的商标,同他人在同种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。如果先申请注册的商标注册人认为他人在后申请注册的商标与其在同种或者类似商品上的注册商标相同或者近似,可以自在后申请注册的商标核准注册之日起五年内,向商标评审委员会申请裁定。商标的主要功能在于标识商品或者服务的来源,因此商标必须同具体的商品或者服务相结合。商标法设置商品类似关系,是因为商标主要是按商品类别进行注册、管理和保护。在商标授权确权和侵权判定过程中,判断商标法意义上类似商品,并非比较相关商品的物理属性,而主要考虑商标能否共存或者决定商标保护范围的大小。避免来源混淆是判断商品类似关系时要坚持的一项基本原则。因此,在审理商标授权确权案件时,人民法院审查判断相关商品是否类似,应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性,两个商标共存是否容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的,或者其提供者之间存在特定联系。
本案中,争议商标核定使用的商品为鞋和靴,引证商标核定使用的商品是服装等。虽然两者在具体的原料、用途等方面具有一些差别,但是两者的消费对象是相同的。而且,在目前的商业环境下,一个厂商同时生产服装和鞋类产品,又通过同一渠道销售,比如同一专卖店、专柜销售,这种情形较为多见。同时,争议商标的标志与引证商标的标志“鸟图形”虽然在细部上略有差异,但两者基本形态相同;而且,根据查明的事实,引证商标通过使用具有较高的知名度。在这种情况下,如果两商标在服装和鞋类商品上共存,容易使相关公众认为它们是由同一主体提供的,或者其提供者之间存在特定联系。因此,争议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标。杭州啄木鸟关于争议商标与引证商标不近似,两者核定使用的商品不属于类似商品的主张不能成立。
《区分表》是我国商标主管机关以世界知识产权组织提供的《商标注册用商品和服务国际分类》为基础,总结我国长期的商标审查实践并结合我国国情而形成的判断商品和服务类似与否的规范性文件。该表对类似商品的划分就是在综合考虑了商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、销售对象等因素的基础上确定的。因此《区分表》可以为判断类似商品或者服务的参考。尤其商标注册申请审查,强调标准的客观性、一致性和易于操作性,为了保证执法的统一性和效率,商标行政主管机关以《区分表》为准进行类似商品划分并以此为基础进行商标注册和管理,是符合商标注册审查的内在规律的。但是,商品和服务项目时常更新和市场交易情况也不断变化,商品和服务的类似关系不是一成不变,而商标异议、争议是有别于商标注册申请审查的制度设置,承载不同的制度功能和价值取向,更多涉及特定民事权益的保护,强调个案性和实际情况,尤其是进入诉讼程序的案件,更强调司法个案救济。在这些环节中,如果还立足于维护一致性和稳定性,而不考虑实际情况和个案因素,则背离了制度设置的目的和功能因此在商标异议、争议和后续诉讼以及侵权诉讼中进行商品类似关系判断时,不能机械、简单地以《区分表》为依据或标准,而应当考虑更多实际要素,结合个案的情况进行认定。《区分表》的修订有其自身的规则和程序,无法克服滞后性,也无法考虑个案情况。把在个案中准确认定商品类似关系寄托在《区分表》的修订上是不现实和不符合逻辑的;相反,个案认定和突破才能及时反映商品关系变化,也可促进《区分表》的修正。因此,《区分表》非经一定程序统一修正并公布,否则不能突破的观点,不能成立。事实上,在一些评审案件中,商标评审委员会已经在考虑相关案情的基础上,在《区分表》类似商品判断划分外作出符合实际的裁决。因此,杭州啄木鸟关于鞋和服装在《区分表》中被划分为非类似商品,不应突破的观点缺乏法律依据,本院不予支持。
需要强调的是,由于判断商品类似时考虑了个案情况,相关商品是否类似并非绝对和一成不变,故基于不同的案情可能得出不同的结论。因此〔2005〕高行终字第27号判决认定服装和鞋不属于类似商品并不意味着两者在特定案情下必然不构成类似,它与本案的认定并不矛盾。同时,具体案件中关于商品类似关系的认定考虑了个案情况,具有个案性;因此,个案认定结论并不意味商标畦册管理上的商品类似关系发生变化,不必然影响《区分表》中对商品类似关系的确定和划分。为此,商标申请人提出商标册申请时,仍应依照《区分表》。同样的,个案认定一般也不会影响到已注册商标的权利稳定性。此外,关联商品往往是针对《区分表》中被划定为非类似,但实际上具有较强的关联性,相关商标共存容易导致混淆误认的商品而言的。对于这些商品,仍需置于类似商品框架之下进行审查判断;只要容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的,或者其提供者之间存在特定联系,在法律上即构成类似商品。本案中,二审判决认定服装和鞋为关联商品,并进而认定争议商标核准注册违反《商标法》2001]第二十八条。这种表述容易使人误解为在类似商品之外又创设另一种商品关系划分,为此,本院予以纠正。
(三)关于实际使用与商标应否撤销之间的关系。商标的真正价值源于实际使用,保护通过实际使用建立的商标市场声誉是商标法的重要立法精神。因此,实际使用情况是商标授权确权案件中决定商标应否撤销的重要考虑因素之一。对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的商标,应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神,充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际,注重维护已经形成和稳定的市场秩序。但是,商标授权确权程序的总体原则仍是遏制搭车抢注,保护他人在先商标,尽可能消除商业标志混淆的可能性。本案中,杭州啄木鸟除了申请注册争议商标等与七好引证商标近似的系列“鸟图形”商标外,还在鞋类商品上注册了TUCANO”和“啄木鸟”等商标,并且在实际经营过程中,还常常将“鸟图形”与“ TUCANO”、“啄木鸟”等共同使用。然而,“ TUCANO”是引证商标Ⅰ的组成部分,“啄木鸟”恰好也是七好在服装等商品上的在先注册和在先实际使用的并具有一定知名度的商标。这说明杭州啄木鸟鞋业从商标注册到实际使用均具有搭车摹仿的主观意图。虽然通过自身经营和实际使用争议商标,杭州啄木鸟的产品和商标也具有较高的知名度,但是由于它与七好在经营活动中均使用差别不大的“鸟图形”以及相同的“ TUCANO”、“啄木鸟”等商标,对于不了解内情的相关公众而言,显然会认为两者提供主体同一,或者存在特定联系,容易造成来源混淆。因此本案中,客观上并未形成已将相关商业标志区别开来的市场实际。同时,在《区分表》将服装与鞋划分为非类似商品的情况下,虽然引证商标权利人七好没有及时积极在鞋类商品上申请注册商标,对造成目前冲突的局面中也存在一定过失,但是考虑到遏制搭车、避免混淆的基本原则以及杭州啄木鸟鞋业的主观意图和容易混淆误认的客观现实,加之杭州啄木鸟鞋业除争议商标外,还拥有其他实际使用的商标,撤销争议商标的注册并不会实质性影响杭州啄木鸟的经营,杭州啄木鸟可以通过适当的方式延续多年经营所形成的商誉,并以此为契机创立自有品牌,尽量消除与七好商业标志的混淆可能性。故本院认为,二审判决撤销争议商标的结论正确,应予维持杭州啄木鸟关于争议商标已经大量使用,不应撤销的主张本院不予支持……